Il deposito di brevetti rappresenta una una fase cruciale della procedura brevettuale e da esso ne dipende, in gran parte, l’esito. Cerchiamo, quindi, di capire come deve essere fatto.
La procedura brevettuale comprende differenti fasi e diversi passaggi mirati ad ottenere una tutela legale di un trovato o di un’invenzione. Tale procedura, che si conclude soltanto con la concessione del brevetto, può durare anche diversi anni, mentre i costi da sostenere possono essere elevati.
Nell’articolo di oggi, analizzeremo le fasi procedurali inerenti il deposito di brevetti, con particolare attenzione alle dinamiche nazionali.
Deposito brevetti: analisi del trovato e requisiti di brevettazione
La prima fase consiste nell’analisi del trovato, della portata dell’invenzione e del campo di applicazione, al fine di verificare che l’invenzione che si vuole tutelare possegga i c.d. requisiti di brevettabilità descritti nel Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.).
In particolare, il trovato dovrà essere:
- nuovo, ossia non ancora compreso nello stato della tecnica;
- possedere altezza inventiva, ossia non anticipato o intuibile dalla tecnica anteriore;
- trovare applicazione industriale (deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale); ed essere lecito, ossia non contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
A tal fine, e in particolare per quanto riguarda i requisiti di novità e altezza inventiva, è opportuno, o quantomeno fortemente consigliato, procedere ad un’analisi dello stato dell’arte.
Lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (a livello globale) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito.
Pertanto, per scoprire se la propria invenzione è già stata brevettata oppure prima di iniziare un progetto di ricerca, è necessario effettuare una ricerca di brevettabilità nella letteratura scientifica, con particolare riguardo ai documenti brevettuali.
Mediante una ricerca brevettuale, effettuabile su specifiche banche dati (pubbliche e ad accesso gratuito o a pagamento; nazionali o internazionali) si riesce ad ottenere una visione spesso sufficientemente completa di un intero settore tecnologico e, di conseguenza, a capire quale sia il grado di libertà di attuazione della propria invenzione, la cosiddetta “Freedom to Operate”.
Deposito brevetti: preparazione e registrazione della domanda
Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota e aver verificato che il trovato di propria invenzione soddisfa i requisiti di brevettabilità, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla all’ufficio nazionale o regionale competente.
L’inventore che intende tutelare la propria innovazione tecnica può scegliere differenti strade, a seconda delle specifiche esigenze di protezione o di una precisa strategia commerciale. Tuttavia, una strategia consolidata è quella di procedere innanzitutto con il deposito di brevetti nazionali, ad esempio nel paese di residenza o in cui ha sede legale il soggetto giuridico a cui verrà assegnata la titolarità del brevetto. Questa procedura è associata a costi iniziali molto contenuti e ad una modalità relativamente semplificata.
Ad esempio, non è necessaria una traduzione in lingua estera del documento brevettuale (con eccezione delle rivendicazioni) e, inoltre, non è necessario rivolgersi a consulenti stranieri abilitati.
In ogni caso, il richiedente avrà 12 mesi di tempo dalla data di deposito dei brevetti (data di priorità) per estendere la richiesta in altri Paesi, rivendicando la prima domanda.
In genere, è buona norma, in questa fase, fare affidamento ad un esperto di proprietà intellettuale, un consulente specializzato o un mandatario brevetti, il quale rappresenterà poi gli interessi dell’inventore durante lo svolgimento dell’intera procedura brevettuale.
Deposito brevetti: caratteristiche della domanda
Infatti, fermi restando i requisiti fondamentali visti in precedenza, la domanda dovrà presentare anche le caratteristiche di sufficiente descrizione e unità d’invenzione. Tali caratteristiche spesso non sono pienamente identificabili da un occhio non esperto e, se non rispettate, rischiano di pregiudicare la validità del deposito.
- Sufficiente descrizione: perché una domanda sia valida è richiesto che l’invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che, una volta resa pubblica, una persona esperta del settore abbia tutti gli elementi per attuarla senza dover fare ulteriori ricerche. Infatti, se da un lato la concessione di un brevetto conferisce un monopolio al titolare dell’invenzione, cosicché solo a quest’ultimo spetta il diritto di sfruttare economicamente il prodotto e/o il procedimento brevettato, d’altra parte l’invenzione dovrà andare ad “aggiornare” lo stato dell’arte, permettendo il progredire della tecnica. In difetto di tale requisito il brevetto può essere dichiarato nullo.
- Unità d’invenzione: come regolamentato dall’art. 161 c.p.i., nella richiesta ci deve essere una sola invenzione. Nel caso di domanda con più invenzioni, l’Ufficio brevetti invita il richiedente a modificare la domanda entro un termine stabilito dall’Ufficio stesso. Il titolare che voglia avere tutela più ampia dovrà depositare tante domande di brevetto divisionale quante ne avrà individuate l’Ufficio, che avranno la stessa durata temporale della domanda di base.
Deposito brevetti: stesura del documento brevettuale
La domanda si compone essenzialmente di: titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni (ove presenti):
Titolo: indica il campo tecnico di applicazione dell’invenzione; deve essere sintetico, chiaro ed esplicativo.
Riassunto: fornisce una sintetica (150 parole circa) indicazione tecnica circa l’oggetto dell’invenzione. Esso deve contenere un sunto dell’invenzione e deve essere stilato in modo da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, della soluzione del problema offerta dall’invenzione e dei principali impieghi e applicazioni.
Descrizione: nella descrizione viene spiegata in dettaglio l’invenzione; deve essere sufficientemente chiara e completa in modo che ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Essa deve includere: una breve descrizione del campo della tecnica in cui rientra l’invenzione; un commento critico dello stato della tecnica conosciuto correlato dalla citazione di documenti noti (letteratura, altri brevetti); il problema tecnico che si vuole risolvere e i vantaggi che la nuova invenzione apporta alla tecnica; una sintetica descrizione dei disegni e delle figure; un’esposizione dettagliata di almeno una forma preferita di realizzazione dell’invenzione e una descrizione delle possibili applicazioni industriali della stessa.
Rivendicazioni: le rivendicazioni devono definire l’oggetto per il quale si richiede protezione, in termini di caratteristiche tecniche. Devono essere chiare e concise ed essere fondate sulla descrizione. Esse costituiscono la parte fondante; per mezzo di esse si definisce l’invenzione e la portata di tutela del brevetto. Sul confronto con le rivendicazioni viene giudicata in tribunale la sussistenza della contraffazione.
Esse prevedono, in genere, due parti: una prima parte detta “preambolo” e una seconda parte detta “caratterizzante“. La prima parte contiene la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie a definirla, le quali risultano fare parte dello stato dell’arte. La seconda parte designa le caratteristiche tecniche che, in combinazione con quelle della prima parte della rivendicazione, sono oggetto di richiesta di protezione.
Le rivendicazioni possono essere “indipendenti” o “dipendenti“, di prodotto o di procedimento. Una rivendicazione “indipendente” deve contenere tutte le caratteristiche essenziali dell’invenzione. Ogni rivendicazione indipendente può essere seguita da una o più rivendicazioni “dipendenti”, relative a particolari realizzazioni dell’invenzione. Attraverso le rivendicazioni viene stabilità l’entità di protezione conferita al titolo. Oltre alla versione in lingua italiana il richiedente è tenuto a depositare la traduzione in inglese delle rivendicazioni, per consentire lo svolgimento della ricerca di anteriorità da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Nel caso non si presenti la traduzione, il richiedente è soggetto al pagamento della tassa di ricerca. Conseguentemente la traduzione sarà effettuata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Disegni (eventuali): Figure, schemi, diagrammi, etc., raffiguranti forme preferite di realizzazione dell’invenzione e/o esplicanti il funzionamento e l’attuazione della stessa.
Deposito brevetti in Italia
In Italia il deposito brevetti può essere effettuato online (forma telematica) sul portale dedicato dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), per chi è in possesso di firma digitale, presso qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata direttamente allo stesso Ufficio con sede a Roma (forma cartacea).
Possono procedere con il deposito di brevetti sia le persone fisiche sia i soggetti giuridici.
La richiesta per il deposito di brevetto (o modello di utilità) deve essere redatta su apposito modulo e deve avere ad oggetto una sola invenzione.
In fase di deposito sono richieste informazioni sulla persona depositante, sul titolare dell’invenzione, sull’inventore o sugli inventori, su eventuali rappresentanti o mandatari. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti brevettuali elencati sopra; al momento del deposito l’Ufficio o l’ente ricevente incaricato assegna un numero progressivo alla domanda, il quale fungerà da identificativo.
La domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, inderogabili, sono riservati all’autorità militare, la quale ha diritto di verificare se l’invenzione è di suo interesse. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni, la domanda diventa visibile.
Tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente, sono pienamente validi dal giorno del deposito.
Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero tramite un consulente in proprietà intellettuale iscritto in apposito albo professionale. In questo secondo caso è necessario allegare alla domanda un’opportuna lettera di incarico.
Nel caso di deposito cartaceo le tasse variano a seconda del numero di pagine del testo. Con deposito telematico la tassa è fissa (50 Euro), comprensiva di deposito e prime tre annualità (tasse di mantenimento). Le successive annualità, dovranno essere corrisposte entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.
Fasi successive al deposito brevetti
L’UIBM svolge un esame della richiesta inizialmente dal punto di vista formale e, quindi, effettua un esame della domanda anche dal punto di vista dei requisiti sostanziali visti in precedenza.
Dal 1 luglio 2008, in Italia ogni domanda è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) a seguito di un accordo raggiunto con l’UIBM.
La ricerca dell’EPO ha lo scopo di determinare se vi siano o meno documenti anteriori (brevetti, pubblicazioni e così via) che possano pregiudicare la novità ed il livello inventivo dell’invenzione rivendicata.
In seguito alla ricerca l’Ufficio Europeo dei Brevetti emette (6-9 mesi dal deposito della domanda) un rapporto di ricerca italiano, insieme ad un parere preliminare di brevettabilità.
Il richiedente, qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali, potrà così decidere se inoltrare una replica (entro 21 mesi dal deposito della domanda) all’UIBM o procedere con il ritiro della stessa.
Le spese relative alla ricerca di anteriorità sono sostenute dall’UIBM, pertanto nessuna tassa di ricerca dovrà essere pagata dal richiedente.
Durante l’ultima fase della procedura, un esaminatore italiano valuterà il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità, nonché la risposta alle obiezioni, e se la valutazione sarà positiva, procederà alla concessione del brevetto italiano.
Conclusioni
L’obiettivo della privativa brevettuale è quello consentire al suo titolare – mediante un monopolio ventennale sull’invenzione – di raccogliere i frutti dell’investimento in capitale, umano e non, che ha portato alla predetta invenzione. La stesura della richiesta ed il deposito di brevetti rappresentano una fase cruciale della procedura brevettuale e da essi ne dipende, in gran parte, l’esito. Per questo motivo, al fine di affrontare in sicurezza la pratica e minimizzare i rischi ad essa associati, è fortemente consigliato rivolgersi ad un consulente specializzato in proprietà industriale.