Il modello di utilità può rappresentare un utile ed economico strumento per proteggere gli aspetti tecnici innovativi di un prodotto che sarebbero esclusi dalla tutela brevettuale per mancanza di un sufficiente apporto inventivo.

Cosa sono i modelli di utilità?

I modelli di utilità sono definiti dal Codice della Proprietà Industriale (Art. 82 c.p.i) come

nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti.

Si tratta, in generale, di un miglioramento nella forma di un prodotto tale da conferirne un’utilità particolare o una maggiore efficacia d’uso.

Spesso ci si riferisce ai modelli di utilità come a brevetti minori, di secondo livello, tuttavia essi possono rappresentare un utile ed economico strumento per proteggere quegli aspetti tecnici innovativi che sarebbero esclusi dalla tutela brevettuale per mancanza di un sufficiente apporto inventivo.

In particolare, le piccole e medie imprese possono trovare giovamento dai modelli di utilità per tutelare piccole innovazioni, varianti o miglioramenti che altrimenti finirebbero nel pubblico dominio.

Nell’articolo di oggi, ci concentreremo sui modelli di utilità e sulle tutele che tali titoli garantiscono.

La tutela del Modello di utilità: requisiti di brevettazione

Secondo il Codice della Proprietà Industriale, ai modelli di utilità si applicano le medesime disposizioni valide per le invenzioni industriali (tutelate dai brevetti). Tuttavia, come vedremo nel seguito maggiormente nel dettaglio, essi presentano alcune differenze sostanziali e sono soggetti ad alcune importanti limitazioni.

I modelli d’utilità tutelano creazioni industriali o intellettuali di carattere tecnico ma non possono essere invocati per talune tipologie di innovazioni. Tra queste si citano: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; le creazioni estetiche; le regole e i metodi per le attività intellettuali; i metodi commerciali; i metodi diagnostici e di trattamento del corpo umano; le varietà animali e vegetali; i processi e metodi in generale; le invenzioni biotecnologiche ed i composti chimici.

requisiti per ottenere un brevetto per modello di utilità sono, come per il brevetto per invenzione:

  • Novità: parimenti alla tutela per brevetto per invenzione, il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, ossia non deve essere stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Serve per protegge una nuova forma funzionale, ovvero una configurazione o una conformazione bi o tridimensionale di un oggetto, un dispositivo o un’apparecchiatura.
  • Attività inventiva: il trovato non deve risultare in alcun modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Con i modelli di utilità, si fa riferimento ad una “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”. Pertanto, il carattere innovativo si deve imputare alla capacità di conferire a un prodotto industriale un’efficacia specifica e/o una facilità d’uso. Un modello è inventivo se non è anticipato o intuibile dalla tecnica anteriore, in modo che una persona esperta del settore della tecnica non abbia la possibilità di elaborare lo stesso prodotto senza apportarvi un contributo inventivo.
  • Applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
  • Liceità: il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Tutti i requisiti sopra menzionati non sono esaminati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ma lo saranno in caso di contenzioso, per esempio in una causa di nullità o di validità.

Durata della tutela

Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Gli effetti del brevetto (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 10 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

Il processo di registrazione presso l’UIBM è semplice ed economico. La tassa di deposito è di 50 Euro per il deposito online e di 120 per il deposito cartaceo. La procedura di concessione, invece, come nel caso di brevetto per invenzione è relativamente lunga e varia da due a tre anni.

Dopo il deposito, l’UIBM verifica solo gli aspetti formali (ad esempio il pagamento delle tasse di deposito o se la domanda è stata scritta in base alle norme di attuazione in vigore).

A differenza dei brevetti per invenzione, i modelli di utilità non sono sottoposti a una ricerca di novità eseguita dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Quest’ultimo, quindi, non emette un rapporto di ricerca né un’opinione di brevettabilità.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mette a disposizione i documenti 18 mesi dopo la data di deposito della domanda, oppure, se il titolare ne chiede la pubblicazione anticipata o l’immediata accessibilità, dopo 90 giorni. Circa due/tre anni dopo la data di deposito, il richiedente riceve una comunicazione di concessione o di rifiuto, a cui può fare appello.

Il livello di tutela legale concesso ai modelli di utilità è equivalente a quello conferito ai brevetti (il titolare ha il diritto esclusivo di impedire ad altri di produrre, utilizzare, vendere, commercializzare o importare il prodotto rivendicato), ma con differente durata (10 invece di 20 anni).

I costi

diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per modelli d’utilità sono dovuti a partire dal secondo quinquennio di vita. Il pagamento dei diritti per il mantenimento deve essere effettuato anticipatamente entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. La tassa di rinnovo ammonta a € 500,00.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione del corrispondente diritto di mora di € 100,00.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del modello di utilità, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora di euro 100,00, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Il mancato pagamento delle Tasse oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal brevetto.
All’autore o al suo avente causa (per esempio il datore di lavoro) spetta il diritto al brevetto (art. 83 c.p.i.).

Al momento del deposito, il richiedente può contemporaneamente presentare una domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità, cosicché nel caso in cui la prima domanda non soddisfi i requisiti richiesti, la seconda possa continuare a valere (art. 84 c.p.i.). La doppia tutela, in tal senso, non è consentita. Al contrario è possibile ottenere una tutela sia per modello di utilità sia per disegno industriale (tutela di forma).

Inoltre, è possibile convertire una domanda di brevetto nazionale in qualsiasi momento durante la pendenza della domanda di brevetto a determinate condizioni: ad esempio, se l’oggetto rivendicato è un prodotto e le obiezioni dell’esaminatore riguardano l’attività inventiva.
Come sancito dall’articolo 84, se l’oggetto della domanda è un modello di utilità anziché un’invenzione o viceversa, l’UIBM chiede alla parte interessata, assegnando un termine, di modificare la domanda, la quale in ogni caso avrà efficacia a partire dalla data di primo deposito.

È anche possibile la conversione di una domanda di brevetto europeo, respinta o ritirata, in un modello d’utilità.

Esso è soggetto ad obbligo di uso e licenza obbligatoria. Questo significa che in caso di mancato o insufficiente sfruttamento, un’altra azienda può richiedere la licenza obbligatoria di utilizzo.

Il modello di utilità all’estero

Attualmente soltanto un numero limitato di stati ed entità regionali prevede una tutela di questo tipo. In particolare: Albania, Angola, Argentina, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belize, Brasile, Bolivia, Bulgaria, Cile, Cina (inclusi Hong Kong e Macao), Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Egitto, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malesia, Messico, OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), Peru, Filippine, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Moldavia, Russia, Repubblica Slovacca, Spagna, Taiwan, Tagikistan, Trinidad & Tobago, Turchia, Ucraina, Uruguay e Uzbekistan.

Al contrario, paesi industrialmente e commercialmente importanti come, ad esempio, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non riconoscono tale forma di tutela. Inoltre, non esiste una legislazione internazionale armonizzata sui modelli di utilità, ma ogni stato o entità regionale, fatti salvi i requisiti fondamentali descritti sopra, assegna alla tutela particolarità differenti.

Tuttavia, ad esso sono applicabili i principali accordi internazionali in tema di proprietà industriale; tra questi: Convenzione di ParigiConvenzione sul Brevetto EuropeoPCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). Inoltre, conferisce un diritto di priorità di dodici mesi per il deposito all’estero di una o più domande per brevetto di invenzione, incluso brevetto europeo e domanda internazionale PCT.

​Conclusioni

Il modello di utilità è una tutela brevettuale alternativa al brevetto per invenzione industriale, e può essere applicata in modo fruttuoso laddove il trovato che si vuole proteggere non possegga un elevato grado di inventività ma, d’altra parte, risulti idoneo a conferire un’utilità particolare e/o una maggiore efficacia d’uso ad un determinato prodotto.

Esso presenta alcuni vantaggi rispetto al brevetto per invenzione. Ad esempio, la domanda di brevetto per modello di utilità viene sottoposta solo ad un esame formale che non entra nel merito della novità ed originalità dell’oggetto di brevetto. Pertanto la concessione del brevetto per modello di utilità può essere più rapida rispetto ad un brevetto per invenzione industriale. Inoltre, essendo i requisiti di validità meno stringenti rispetto al brevetto di invenzione, risulta anche più difficile ottenerne l’annullamento dopo la sua concessione, ad esempio durante una causa di nullità. Anche il costo di mantenimento risulta essere inferiore.

Tra i principali svantaggi, invece, si citano la minore durata della privativa (10 anni invece che 20) e la minor armonizzazione del diritto a livello internazionale.