Von einer Umwandlung der Marke in einen Gattungsbegriff spricht man, wenn ein Name zum allgemein üblichen Ausdruck für eine Warenkategorie wird und nicht mehr ein bestimmtes Unternehmen bezeichnet. Sehen wir uns die Folgen an und wie eine solche Situation vermieden werden kann.
Damit eine Marke wirksam eingetragen werden kann, muss sie nach den gesetzlichen Vorgaben die sogenannte „Unterscheidungskraft" besitzen. Wesentlich ist somit, dass die Marke geeignet ist, es dem angesprochenen Publikum zu ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers zu unterscheiden.
Wann und wie kommt es zur Umwandlung einer Marke in einen Gattungsbegriff?
Ausgehend von dieser Prämisse ist die Umwandlung einer Marke in einen Gattungsbegriff nichts anderes als das Phänomen, dass die Marke ihre ursprüngliche Fähigkeit verliert, ein Produkt einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen, und selbst zur allgemein üblichen Bezeichnung der Produktkategorie wird, zu der sie gehört. Die Unterscheidungskraft einer Marke hängt von der Wahrnehmung des angesprochenen Publikums ab und weist einen dynamischen Charakter auf; sie kann sich nicht nur mit der Zeit, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Wissensstand verändern.
Zu den bekannten Beispielen zählen der Walkman und der Thermos: Der erste wurde – aufgrund einer Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2002 – von der Bezeichnung eines bestimmten Produkts der Sony-Gruppe zur Bezeichnung eines jeden tragbaren Stereogeräts. Der zweite wurde zwar ursprünglich als Marke der American Thermos Bottle Company eingetragen, bezeichnet heute jedoch jeden thermisch isolierenden Lebensmittelbehälter.
Das Phänomen der Umwandlung in einen Gattungsbegriff ist offensichtlich äußerst gefährlich, nicht nur unter rechtlichen Gesichtspunkten – da es einer der Hauptgründe für den Verfall der Marke und der damit verbundenen Ausschließlichkeitsrechte ist –, sondern insbesondere unter wirtschaftlichen und kommerziellen Aspekten.
Kann die Umwandlung in einen Gattungsbegriff vermieden werden?
Die genannte sprachliche Entwicklung ist notwendige, aber sicherlich nicht hinreichende Bedingung für einen Markenverfall. Die Generalisierung muss auch durch die Tätigkeit oder Untätigkeit des Markeninhabers herbeigeführt worden sein. Dies bestätigt Art. 13 des Gesetzes über den gewerblichen Rechtsschutz, der in Absatz 4 vorsieht, dass:
Die Marke verfällt, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im Verkehr zur allgemeinen Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung geworden ist oder ihre Unterscheidungskraft in sonstiger Weise verloren hat.
Bemerkenswert ist, dass Art. 13 des Gesetzes über den gewerblichen Rechtsschutz allgemein auf die Unterscheidungskraft Bezug nimmt und damit auch Formmarken in den Anwendungsbereich einbezieht (man denke an die Form der Mokkakanne, die – ursprünglich unterscheidungskräftig für die Marke Bialetti – durch die Standardisierung ihre Verbindung zwischen Produkt und bestimmter Unternehmensquelle nach und nach verloren hat).
Aus diesen Artikeln lässt sich ableiten, dass die Umwandlung in einen Gattungsbegriff keineswegs unaufhaltsam ist. Damit sie nicht eintritt, muss der Markeninhaber allerdings sowohl auf die Verwendung der Marke achten als auch die Situation ständig überwachen, um gegebenenfalls – auch gerichtlich – reagieren zu können.
Eine erste Maßnahme ist die Verwendung der Marke zusammen mit dem Zeichen ® für „eingetragene Marke". Eine zweite Strategie, die insbesondere bei der Einführung neuer Produkte zur Vermeidung der Umwandlung eingesetzt werden kann, besteht darin, der Marke einen generischen Namen zur Seite zu stellen, den die Verbraucher alternativ verwenden können.
Abwehr der Umwandlung: Tätigkeit und Untätigkeit
Wie aus Art. 13 des Gesetzes über den gewerblichen Rechtsschutz hervorgeht, hängt der Verfall einer Marke wegen Umwandlung in einen Gattungsbegriff maßgeblich vom Verhalten des Inhabers ab. Während die Untätigkeit des Unternehmers eher als Unterlassen der oben genannten Maßnahmen zu verstehen ist, ist die Frage komplizierter, wann die Generalisierung auf die Tätigkeit des Inhabers selbst zurückzuführen ist.
Beispielhaft ist der Fall Kornspitz, unter dem die österreichische Gesellschaft Backaldrin eine Zubereitung für die Herstellung einer besonderen Brotform vermarktet. Das Unternehmen gestattete Bäckern und Vertriebspartnern den Verkauf des Endprodukts unter der Marke, mit der Folge, dass die Öffentlichkeit die Marke nicht mehr als eingetragenen Namen der Zubereitung, sondern als generische Bezeichnung des Endprodukts wahrnahm.
Der Gerichtshof der Europäischen Union stellte klar, dass „Untätigkeit vorliegt, wenn der Inhaber der Marke die Maßnahmen unterlässt, die von ihm vernünftigerweise verlangt werden können, um die Marke davor zu schützen, sich in eine allgemeine Bezeichnung zu verwandeln".