Il marchio di fatto è un segno distintivo utile per contraddistinguere i prodotti e i servizi aziendali, rendendoli riconoscibili e preferibili al pubblico, ma non essendo registrati c’è il rischio che possano essere utilizzati da altri.
Cosa è un marchio di fatto?
Si definisce marchio di fatto un segno distintivo che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da un’azienda per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento.
La tutela del marchio di fatto
L’ordinamento tutela anche chi usa un marchio senza registrazione, art. 2571 e art. 12 c.p.i. L’art. 2571 dispone che chi ha fatto uso di un segno distintivo non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. La tutela del diritto di esclusiva su un segno distintivo non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto.
Il titolare di un logo, diventato noto su tutto il territorio nazionale, potrà impedire che altri lo usino per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini. Potrà altresì ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto di novità, un segno distintivo confondibile successivamente registrato. Ma la relativa azione dovrà essere esercitata entro 5 anni, per evitare la convalida del logotipo successivamente registrato, art. 28 c.p.i.
Il titolare di un brand non registrato, noto solo su territorio locale, riceverà una tutela più modesta. Infatti, non potrà impedire che altri imprenditori lo usino per gli stessi prodotti . Non potrà impedire che un concorrente lo registri validamente ed in tal caso potrà solo continuare ad usare il proprio segno distintivo solo a livello locale. Il titolare della registrazione, avrà esclusiva d’uso in ogni altra zona del paese.
Sul piano penale, un brand non registrato, ha una tutela più limitata e non ha una tutela internazionale, Infine, è importante sottolineare come esso non sia soggetto alle tutele offerte dal c.p.i., ma dalle sole previste in via generale dalla disciplina della concorrenza sleale.
Criticità del marchio di fatto
Gli effetti di un segno distintivo registrato decorrono dalla data di deposito della domanda nel caso di logotipo nazionale italiano, ovvero dal momento della pubblicazione della registrazione se si tratta di uno comunitario. Viceversa, in mancanza di una procedura formale di registrazione, il marchio di fatto riceve protezione solamente a condizione e nel momento in cui, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, acquisti una notorietà qualificata, oppure – con i limiti di cui si dirà – sia stato effettivamente utilizzato a livello locale.
Pertanto, mentre un segno registrato può essere tutelato anche prima del suo uso effettivo, al contrario non si gode di questo beneficio, proprio perché – lo si ribadisce – il requisito della sua protezione è la notorietà che consegue all’uso dello stesso.
Azione legale a protezione del marchio di fatto
Qualora si intenda proteggere un logotipo non registrato mediante un’azione legale, è necessario dover assolvere ad un onere probatorio particolarmente consistente, fornendo la dimostrazione di aver fatto uso non simbolico o solamente preparatorio del marchio, di aver conseguito attraverso l’uso precedentemente fatto una notorietà qualificata e dimostrando altresì che la notorietà raggiunta comprende l’ambito territoriale nel quale è usato il segno distintivo successivo identico o simile, mentre quello registrato è assistito da una presunzione di validità della registrazione.
Il marchio di fatto può invalidare un marchio registrato?
Il logotipo non registrato può invalidare un segno successivamente registrato o utilizzato da un soggetto terzo solamente qualora il primo segno distintivo abbia acquisito notorietà generale, cioè a livello (quantomeno) nazionale.
Viceversa, qualora esso abbia acquisito notorietà puramente locale, non può invalidarne uno successivo, bensì può consentire al titolare di poter continuare solamente a fare uso del proprio segno distintivo nell’ambito della diffusione locale raggiunta.
Questa distinzione non sussiste per i marchi registrati, la cui protezione contro successivi marchi confondibili è indubbiamente estesa a tutto il territorio in cui sono stati registrati.
Il marchio di fatto nei paesi esteri
In diversi Stati esteri, tra cui la Cina (ma anche Francia), il marchio di fatto non è riconosciuto. Pertanto vige la regola che chi registra per primo è anche l’unico ad avere il diritto ad utilizzare il segno in quel determinato territorio.
Purtroppo, invece, questa scelta porta ad amare sorprese.