Il licensing è una delle modalità “più popolari” per sfruttare economicamente un titolo di proprietà intellettuale. Tale pratica è conosciuta e definita anche come concessione in licenza. Come funziona? Quali sono i possibili vantaggi che da questo possono derivare?
Come ovvio, i trasferimenti di titoli di proprietà intellettuale rappresentano un’opportunità per il titolare di una privativa di lucrare sulla propria invenzione, sul proprio design, diritto di autore o marchio senza doverli cedere ad altri.
Infatti, nel settore IP, capita non di rado di imbattersi nell’istituto del licensing o, per dirlo con un termine nostrano, della licenza di una privativa. Qui di seguito, analizzeremo cosa potrà essere dato in licenza e come.
Come funziona il licensing?
Il licensing avviene necessariamente mediante contratto. Si precisa che si tratta di un contratto atipico, in quanto non disciplinato dal nostro codice civile.
Ciò significa che, ai sensi dell’articolo 1322 c.c.,
le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
In altri termini, le parti sono libere di determinare il contenuto e la forma del contratto di licenza. Può dunque concludersi un contratto di licenza in forma orale? Se il codice civile statuisce che hanno forma libera nulla, in teoria lo vieterebbe. Tuttavia, nella pratica non è proprio così come analizzeremo di seguito.
Soggetti ed effetti del licensing
Il licensing prevede necessariamente il concerto di almeno due soggetti: il licenziante, ossia il soggetto che da’ in licenza – dietro corrispettivo – il titolo, e il licenziatario, ovvero il soggetto cui viene affidata la predetta licenza.
Con il contratto di licenza, il licenziante conserva la piena ed assoluta titolarità del titolo, ma concede al licenziatario il diritto di sfruttare economicamente il predetto titolo.
Come può avvenire questo sfruttamento economico? Il licenziatario può apporre sui propri prodotti il marchio concessogli in licenza oppure commercializzare l’invenzione coperta da brevetto per un periodo individuato nel contratto e dietro il versamento al licenziante di un corrispettivo.
Guadagni per i soggetti coinvolti nel licensing
Cosa ci guadagnano il licenziante ed il licenziatario dalla concessione in licenza di un titolo?
Il licensing è il modo forse anche più semplice per il titolare di un titolo di “sfruttarlo” economicamente. In questo modo, questi potrà guadagnare dal titolo senza, però, doverlo cedere e perderne la titolarità.
Sarà premura del titolare valutare il mercato di riferimento al fine di offrire la propria privativa in licensing nel momento economico più opportuno.
Cosa ci guadagna allora da tutto ciò il licenziatario?
Il licenziatario potrà commercializzare un brevetto o apporre un marchio non suo sui propri prodotti guadagnandoci dal suo “inserimento” nel mercato, senza, però, dover sostenere i costi legati alla ricerca o alla elaborazione degli stessi.
È una situazione di win-win per tutte le parti coinvolte!
Forma scritta del contratto di licenza e trascrizione
Sopra abbiamo illustrato come non sia richiesta una particolare forma per il contratto di licensing.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 138 CPI, il contratto di licenza rientra tra gli atti che devono essere necessariamente trascritti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
In particolare, il comma 1, lett. b), prevede che “Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: [..] gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia…”.
Come si evince dal testo della predetta disposizione, è evidente che la trascrizione qui descritta ha meramente efficacia dichiarativa. Infatti, la finalità della trascrizione è quella di rendere opponibili a terzi, quindi anche ad eventuali licenziatari successivi, l’atto trascritto.
In termini più semplici, quali sono gli effetti di una trascrizione dichiarativa?
La trascrizione dichiarativa comporta che il licenziatario che abbia trascritto il contratto di licenza può farlo valere nei confronti di eventuali licenziatari, ai quali il titolare della privativa abbia conferito successivamente un diritto di sfruttamento.
La trascrizione può essere effettuata su istanza di parte mediante il deposito di un’apposita istanza di trascrizione, cui sia stata allegata tutti i documenti attestanti la concessione in licenza, depositata presso l’apposito registro.
Tipologie di licensing
La licenza può essere di tre tipi:
- esclusiva
- non esclusiva
- unica
La licenza esclusiva è quel particolare licensing mediante il quale il titolare della privativa si impegna a non concedere a terzi soggetti rispetto al licenziatario la licenza, nonché a non utilizzare il titolo.
In tale ipotesi, nel corpo del contratto è inserita una clausola di esclusiva.
Se nel testo del contratto non viene inserita tale clausola, la licenza deve intendersi non esclusiva. Pertanto, il titolare del brevetto, design o marchio potrà legittimamente continuare a sfruttare economicamente la privativa o concederla in licenza a più soggetti.
La licenza unica, invece, implica che un solo licenziatario e il titolare della privativa sono gli unici soggetti autorizzati a sfruttare economicamente quest’ultima.
Nulla vieta che un singolo contratto di licenza assegni alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva.
I licenziatari possono essere gli eventuali legittimati attivi e/o passivi di un’azione di contraffazione?
La risposta a questo quesito non può che essere positiva.
Le disposizioni dell’Unione Europea hanno statuito che il licenziatario può far valere i propri diritti inerenti alla privativa “licensed“.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le norme UE inerenti alla proprietà industriale sono intese ad offrire ai licenziatari i mezzi per agire in difesa dei propri diritti di proprietà intellettuale e, nel caso questi vengano lesi, di ottenere un congruo risarcimento del danno.
A ciò consegue, anche, che i licenziatari possono essere legittimati passivi in un’eventuale azione di contraffazione.
Conclusioni
Tra le varie ipotesi di sfruttamento economico dei titoli di proprietà intellettuale, il licensing è certamente il più comune e quanto sopra esposto spiega il perché.
Ci guadagnano tutte le parti in causa, dal titolare della privativa che riceverà periodicamente delle royalties per il titolo “licensed” senza, però, doversi spogliare della titolarità. Il licenziatario, invece, può commercializzare un’invenzione o apporre un marchio sui propri prodotti guadagnando da tale commercializzazione senza dover sostenere i costi delle fasi di ricerca o elaborazione degli stessi.