Per la registrazione di marchi e brevetti cosa ci dicono le norme dell’Unione Europea? Cos’è un marchio comunitario? Che cos’è un brevetto unitario?
Prima di analizzare le norme Ue che regolano la registrazione di marchi e brevetti, è necessario entrare nello specifico e chiarire cosa sono i marchi comunitari e brevetti europeo.
Registrazione marchi e brevetti: cos’è un marchio comunitario?
Il marchio europeo, in origine chiamato appunto “comunitario” ed istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE consente di poter ottenere con un’unica domanda un segno distintivo valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. Il marchio europeo è un titolo unico nel senso che può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto ed il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità e non per i singoli stati.
Chi può registrare un marchio europeo?
Legittimati alla registrazione di un marchio europeo sono le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro, le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro ed anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l’Accordo di Madrid.
Alcune valutazioni preliminari alla registrazione
Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico, in quali classi registrarlo e dove registrarlo. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il segno distintivo che si è scelto non sia già registrato da altri. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Registrare un marchio che fornisce utili consigli al riguardo. Inoltre va sottolineato che è necessario effettuare il “rinnovo marchio”, ogni 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.
Registrazione marchi e brevetti: come depositare una domanda di marchio europeo?
La domanda di registrazione del marchio europeo può essere presentata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna).
Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo scaricabile anche da Internet in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del segno distintivo, i dati del marchio e le classi di prodotti o servizio che si vogliono rivendicare.
In base ai recenti orientamenti dell’ufficio non sarà più possibile indicare il numero della classe ma occorrerà elencare i prodotti ed i servizi di proprio interesse.
Si dovrà allegare anche un esemplare del segno distintivo, a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata, si dovranno pagare le tasse che variano in base al tipo di logo e alle classi che si sono scelte.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio.
Registrazione marchi e brevetti: esame della domanda di registrazione
Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.
Un primo esame formale e tecnico è svolto dall’ufficio che controlla la conformità formale della domanda e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione (ad esempio marchio contrario al buon costume o un marchio offensivo).
Se invece il marchio supera questo esame dell’ufficio, allora la domanda viene pubblicata.
Dalla data di pubblicazione decorre un periodo di tre mesi entro i quali chiunque si senta leso dalla domanda di marchio in quanto ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto tale marchio viola un suo diritto in quanto si tratta di contraffazione, può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all’EUIPO.
In caso di opposizione, si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha richiesto il marchio potrà difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso ed alla fine sarà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio.
Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, o trascorso inutilmente il termine di tre mesi, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda.
Quali sono i diritti del titolare del marchio UE?
Il marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio dell’Unione Europea per 10 anni e alla scadenza è possibile procedere al suo rinnovo per ulteriori 10 anni. Il marchio decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione.
Registrazione marchi e brevetti: il brevetto europeo
Il brevetto europeo, o anche detto comunitario, è un brevetto che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione.
E’ bene sapere che nel caso in cui, per la medesima invenzione, un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione dei quello europeo, cessa di produrre i suoi effetti.
Un principio, questo, volto a fornire al titolare del brevetto una tutela maggiore.
Viene, infatti, sostituito al titolo nazionale (quello più debole) il brevetto europeo, per il quale il titolare ha dovuto affrontare un vero e proprio contraddittorio con l’Ufficio Europeo dei Brevetti.
La cessazione degli effetti da parte del titolo italiano in favore del brevetto europeo si realizza alla data in cui
- il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
- la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
- il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
Possono essere necessari molti mesi prima che la domanda di brevetto europeo venga accolta o respinta.
In questo periodo, tuttavia, si può attuare l’invenzione, venderla o darla in licenza.
E’ importante sapere che durante la procedura di concessione del brevetto europeo, la domanda deve essere mantenuta in vita pagando le tasse annuali .
In questa fase, per non perdere i diritti, è anche necessario rispondere ad eventuali osservazioni o contestazioni mosse dall’ufficio e pagare le relative tasse.
Registrazione marchi e brevetti: adeguamento alle norme europee
Il 14 Febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato due Decreti Legislativi – entrati in vigore lo scorso 27 marzo – di grande interesse per il mondo della proprietà intellettuale.
In particolare uno dei due Decreti dà attuazione alla Direttiva (UE)2015/2436 in materia di marchi d’impresa e adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, il quale aveva innovato la disciplina del marchio comunitario.
Tra le principali novità da questo introdotte:
- l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
- una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
- l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte;
- l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
Il Brevetto unitario
Il secondo Decreto, dando invece attuazione alla delega di cui alla legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-17), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 sulla cooperazione rafforzata volta ad una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
Tra le più rilevanti innovazioni si segnalano:
- la modifica di alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”);
- l’istituzione di una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti al sistema del brevetto europeo, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.