La ricerca marchi e brevetti preesistenti, in gergo tecnico “ricerca di novità” o “anteriorità”, è senz’altro l’unico modo di sapere se il marchio o il brevetto che si intende registrare o depositare è simile o uguale ad altri già esistenti.
La ricerca di anteriorità non è un vero e proprio obbligo per chi deposita un brevetto oppure registra un marchio, ma rappresenta una fase preliminare strategica e fondamentale.
In un mondo globalizzato e in mercati a forte concorrenza, le aziende specialmente quelle a più alta vocazione innovativa, tutelano le proprie invenzioni, anche quando magari non le commercializzano subito.
Questo fa sì che tante invenzioni o innovazioni, non siano a conoscenza di tutti poiché ancora non presenti sul mercato e pertanto solo eseguendo una ricerca si può evitare di investire cifre, più o meno ingenti, nella protezione dell’invenzione di qualcun altro,
Ciò nonostante, ad oggi la nostra esperienza insegna che sono in tanti a sottovalutare questo tipo di ricerca, sia per la sua complessità, sia perché la maggior parte delle persone non si avvale dell’aiuto di professionisti, convinta che tale servizio competa al Ministero dell’industria e commercio.
Cosa sapere sulla ricerca marchi e brevetti
E’ importante sapere che in Italia i brevetti e i marchi vengono concessi senza alcun esame preventivo per cui, da questo punto di vista, l’inventore non è minimamente garantito.
Potrebbe accadere infatti che, nonostante la registrazione del marchio o il deposito del brevetto, il titolare dell’invenzione possa incappare in un illecito o più illeciti, esponendosi così ad un serio rischio.
Brevetti
Una ricerca di anteriorità su di un brevetto, è volta a valutare se la propria innovazione possiede due requisiti fondamentali per una corretta brevettazione: novità e attività inventiva.
E’ quindi importante conoscere lo stato della tecnica nel proprio campo di attività (l’esistenza di diritti brevettuali appartenenti ad aziende concorrenti), al fine di ben identificare la propria innovazione ed i progressi rappresentati da essa: individuare la novità frutto dei risultati della propria ricerca.
Marchi
In tema di marchi, invece, la ricerca sarà volta a soddisfare il requisito della novità.
A tale scopo la ricerca individuerà l’esistenza di altri marchi già depositati o registrati identici o simili al marchio di interesse nella classe di prodotti e servizi di riferimento, che potrebbero entrare in conflitto con quello ricercato, bloccandone l’uso o invalidando la registrazione stessa.
Quali sono rischi che si corrono a non effettuare una ricerca?
I rischi sono quantomai concreti: è bene ricordare a tal proposito che l’esistenza di un marchio o brevetto anteriore (identico o molto simile a quello che si intende registrare o depositare) comporta l’esposizione al rischio di dover modificare il proprio marchio (o brevetto), in alcuni casi addirittura ritirarlo dal mercato, con possibile richiesta risarcitoria da parte del titolare della privativa anteriore, per contraffazione.
Senza contare gli eventuali danni legati agli investimenti già fatti: materiali cartacei pubblicitari, packaging e quant’altro, che da quel momento risulteranno inutilizzabili, vanificando l’investimento.
Ricerca marchi e brevetti: come si avvia?
Per avviare una ricerca preventiva si possono seguire diverse strade.
- Presso gli uffici UPICA, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia
- consultando la Banca Dati dell ‘Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), verificando quelli già esistenti.
- Banca dati WIPO.
- Banca dati EUIPO.
Nello specifico l’EUIPO mette a disposizione del pubblico le banche dati gratuite dei marchi dell’Unione Europea, permettendo di ricercare i marchi preesistenti che potrebbero essere in conflitto con il marchio da registrare. Le banche dati eSearch plus e TMview permettono di consultare i marchi, i disegni e i modelli comunitari registrati con l’EUIPO, di recuperare le informazioni sulle domande di marchio e marchi registrati provenienti da uffici nazionali dei paesi dell’UE, dall’ufficio EUIPO stesso e da alcuni partner internazionali al di fuori dell’Unione Europea.
E’ bene sottolineare nuovamente, però, che questo genere di ricerca non offre alcuna garanzia o sicurezza.
Lo stesso Ministero avverte, infatti, della incertezza dei dati che potrebbero risultare incompleti e aleatori. Anche nella migliore delle ipotesi, una ricerca svolta sulla Banca dati nazionale dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non offre alcuna garanzia per il solo fatto che essa contiene solo brevetti e marchi italiani mentre mancano tutti quelli depositati nelle altre parti del mondo che potrebbero comunque essere validi anche in Italia e togliere il carattere della novità o avere un riflesso sul territorio nazionale. Sempre presso alcuni uffici UPICA si può effettuare una ricerca più approfondita consultando quanto meno i CD ROM relativi ai brevetti internazionali ed europei che sono a disposizione del pubblico. L’indagine predetta è la più economica ma anche la più insicura, sia perché mancano dagli archivi a disposizione del pubblico i dati relativi a molti brevetti e marchi, sia perché la ricerca viene normalmente impostata male. Questo tipo di indagini conoscitive si basano sul reperimento dei documenti che contengono nel titolo, oppure nella descrizione, una parola indicata dall’utente.
Le criticità del fai da te
Certo una ricerca fai da tè è comunque meglio di niente e nel caso in cui risulti che un brevetto o un marchio è già esistente farà risparmiare soldi e tempo mentre, viceversa, nel caso non faccia risultare alcuna anteriorità non basterà per stare tranquilli. Per una ricerca seria e approfondita, quindi, bisogna rivolgersi a una organizzazione specializzata come la nostra che per effettuare tali ricerche, utilizza banche dati internazionali di circa 40 stati. Un’indagine di tal genere, svolta a pagamento, viene garantita intorno al 90%, ed è l’unica umanamente possibile che possa offrire all’inventore un quadro pressoché completo dello stato della tecnica relativo al trovato da lui realizzato o una panoramica sui marchi identici simili o similari già registrati da altri.
E’ evidente che questo tipo di indagini, pur essendo economiche ed utili, necessitino obbligatoriamente di essere integrate con altre più approfondite svolte su scala internazionale. Inoltre in tema di marchi, ma il discorso potrebbe correttamente essere esteso anche alla materia dei brevetti, qualora si desideri condurre autonomamente una ricerca di similitudine, devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente), poiché la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).
E’ bene sempre, preliminarmente, identificare la corretta classificazione dei prodotti e dei servizi per i quali intendete utilizzare il marchio; quindi impostare la ricerca, escludendo le classi non idonei.
Ricerca marchi e brevetti: è davvero utile?
Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come è possibile verificare se un marchio o un brevetto che si intende registrare in realtà sia già presente nel mercato, in modo simile.
Si tratta di una indagine preliminare non obbligatoria, ma fortemente raccomandata per evitare di dovere fronteggiare situazioni spiacevoli in futuro, come la modifica o il ritiro del marchio in questione. A volte, infatti, in maniera del tutto inconsapevole si possono utilizzare colori, parole, immagini, che ricordano marchi già presenti sul mercato.
Perciò, per evitare di dovere cambiare tutta la strategia, e buttare soldi in merito a stampe o investimenti già effettuati, è opportuno effettuare delle verifiche approfondite.
Spesso, chi sta per aprire una nuova attività, cerca banalmente sul web quali sono le realtà simili, ma si tratta di una modalità superficiale, che difficilmente può indicare se la strada intrapresa è corretta o meno. Inoltre, come abbiamo già accennato prima, non sempre le ricerche effettuate presso l’UIBM sono esaustive, in quanto non tengono in considerazioni marchi di altri paesi, tutelati anche in Italia.
Solamente attraverso la consulenza di realtà professionali esperte in questo settore è possibile analizzare il mercato e l’esistenza di brand simili a quello che si intende registrare.