Il brevetto divisionale, uno strumento utile e poco conosciuto che il titolare di un brevetto ha di modificare, spontaneamente o su richiesta dell’Ufficio, una domanda precedentemente depositata, senza restringerne troppo l’ambito di tutela.
Cosa significa brevetto divisionale?
Quando si prepara la stesura di una domanda di brevetto, una delle difficoltà principali che il richiedente – inventore o mandatario incaricato – deve affrontare è la definizione dell’ambito e della portata della tutela dell’invenzione. In altre parole, determinare quanto ampia debba essere la protezione dell’invenzione, sia essa di prodotto, di procedimento o di entrambi.
Infatti, restringendo troppo il campo, ad esempio rivendicando soltanto gli aspetti inventivi fondamentali di un trovato, si rischia di trovarsi con una tutela insufficiente, incapace di offrire protezione verso, ad esempio, forme di realizzazione alternative e/o sviluppi tecnologici recenti, non ipotizzati al momento del deposito.
Al contrario, caso molto frequente, soprattutto quando la reale entità dell’invenzione non è ancora ben definita ed elaborata, si preferisce depositare una domanda molto ampia, con il rischio, però, di contravvenire ad uno dei principi fondamentali del brevetto, vale a dire il requisito di unicità dell’invenzione.
Una soluzione a quest’ultimo caso è il deposito, successivo alla presentazione della domanda originaria, di una o più domande di brevetto divisionale, ossia di domande che tutelino singolarmente ogni invenzione precedentemente rivendicata nel documento primigenio, così da soddisfare il requisito di unicità dell’invenzione. Tale facoltà può essere esercitata spontaneamente dal richiedente oppure su richiesta formale dell’Ufficio Brevetti.
Nell’articolo di oggi, ci concentreremo quindi sul brevetto divisionale, dandone una definizione, spiegandone il funzionamento e valutando la sua applicazione. Nel corso della trattazione, mostreremo quali sono le caratteristiche del brevetto divisionale a livello nazionale, europeo e statunitense, analizzandone i punti in comune e le differenze.
Il brevetto divisionale italiano (UIBM)
Presso l’ordinamento italiano, la richiesta di un brevetto divisionale, ferme restando le disposizioni comuni riguardanti quello per invenzione, è regolamentata dall’Art. 161 c.p.i., il quale tratta dell’unicità dell’invenzione e della divisione della domanda.
Come già accennato, infatti, una domanda di brevetto per invenzione non può contenere al suo interno più di un’invenzione. Nel caso si verifichi tale circostanza (non così infrequente), l’Ufficio italiano Brevetti inviterà il titolare della stessa, o chi ne fa le veci, ad esempio un suo mandatario incaricato, a limitare la suddetta ad una sola invenzione, assegnando, inoltre, un termine per espletare tale operazione.
Sempre dallo stesso articolo si legge come l’interessato abbia facoltà, nel caso non voglia restringere eccessivamente l’ambito della tutela, andando a rielaborare l’insieme di rivendicazioni, a presentare, per ogni invenzione coperta dalla domanda originaria, altrettante domande divisionali, le quali avranno effetto dalla domanda primitiva.
La stessa facoltà potrà essere inoltre esercitata dallo stesso richiedente in modo spontaneo, vale a dire anche in mancanza di un invito formale da parte dell’Ufficio, entro e non oltre la data di concessione del brevetto derivato dalla domanda originaria.
In entrambe le casistiche, l’UIBM, in seguito al deposito, controllerà la domanda divisionale per accertarsi che essa non contenga materia nuova e/o non vada a rivendicare un concetto inventivo differente da quello originariamente richiesto.
Al fine di accelerare tale procedura e semplificare il compito all’Ufficio ricevente, è consigliato al richiedente di allegare al nuovo deposito una comunicazione/dichiarazione in merito ai motivi per cui si procede al deposito e alla presenza dei requisiti richiesti.
Il brevetto divisionale europeo (EPO)
Analizziamo ora come viene affrontato il tema del brevetto divisionale da parte dell’Ufficio Brevetto Europeo (EPO).
Anche in questo caso, la ragione primaria per il deposito di una domanda di brevetto divisionale (European Divisional Application) risiede nel fatto che quella originaria o genitrice (Parent Application) non soddisfa il requisito di unità di invenzione.
Tale rilievo può essere emesso, ad esempio, all’interno di un cosiddetto rapporto di ricerca, che l’Ufficio Brevetti Europeo trasmette al titolare entro 18 mesi dalla data di deposito della stessa. Se il titolare non intende limitare la domanda originaria, restringendo il suo ambito di tutela, può procedere al deposito di uno o più brevetti divisionali.
Una domanda divisionale, tuttavia, non potrà, in ogni caso, rivendicare un ambito di tutela ampliato rispetto a quello della domanda originaria. Se soddisfa tale requisito, oltre ai requisiti formali di deposito, al brevetto divisionale saranno assegnati la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda di brevetto originaria.
Inoltre, tutti gli stati designati nella domanda originaria, ossia tutti gli stati per cui il titolare ha richiesto la tutela durante il primo deposito, potranno essere ri-designati anche nella domanda divisionale. Al contrario, gli stati inizialmente non designati o gli stati la cui designazione è stata abbandonata o ha perso effetto nel corso della procedura di concessione, non potranno essere designati neppure nella domanda divisionale.
La normativa dell’Ufficio Europeo Brevetti consente il deposito di una domanda divisionale nei confronti di qualsiasi domanda originaria in fase di concessione. Il periodo di concessione si estende dalla data di deposito al giorno precedente la pubblicazione della menzione di concessione sul cosiddetto Bollettino Europeo dei Brevetti (European Patent Bulletin), oppure dalla data di deposito alla data in cui la domanda viene rifiutata, abbandonata o ritenuta tale. Tuttavia, nel caso la domanda di brevetto originaria sia stata rifiutata, il titolare avrà tempo di depositare una o più domande divisionali fino al termine del periodo di appello, indipendentemente dal fatto che l’appello sia stato presentato o meno.
Le domande divisionali possono essere depositate direttamente in formato cartaceo presso le sedi operative dell’EPO, ossia Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino; oppure in formato elettronico, tramite opportuna piattaforma di deposito online. Esse devono essere depositate nella lingua procedurale della domanda originaria. Se la domanda originaria non è stata depositata in una delle tre lingue procedurali (Tedesco, Inglese o Francese), la domanda divisionale potrà anche essere depositata nella lingua della domanda di origine, con l’impegno a depositarne una traduzione in una delle tre lingue procedurali entro due mesi dalla data di deposito.
Il deposito di una domanda divisionale deve essere accompagnato dal pagamento, entro limiti prescritti, di opportune tasse (deposito, ricerca, concessione, etc.), pena il rifiuto della stessa. Nel caso il rapporto di ricerca emesso sulla domanda divisionale sia basato, interamente o in parte, sul rapporto di ricerca associato alla domanda originaria, il titolare ha diritto ad un rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute nel pagamento della tassa di ricerca.
Se la domanda divisionale è depositata più di due anni dopo il deposito della domanda originaria, il titolare dovrà pagare le tasse di rinnovo arretrate non più tardi di quattro mesi dalla data di deposito o entro 10 mesi insieme ad una sovrattassa di mora.
Una volta depositata, ogni domanda di brevetto divisionale viene considerata come una normale domanda di brevetto a sé stante.
Il brevetto divisionale statunitense
A differenza delle normative nazionali o regionali viste in precedenza, l’Ufficio Brevetti statunitense offre al titolare di un’invenzione differenti possibilità e tipologie di brevetto comparabili al brevetto divisionale. Ad esempio, per la tutela di recenti sviluppi di un’invenzione già rivendicata da un brevetto anteriormente depositato, o per coprire differenti aspetti di una propria invenzione.
In particolare, tali tipologie di brevetto prendono il nome di “continuation”, “divisional” “continuation in part” e “reissue”.
Continuation
Una “continuation application” consiste in una domanda di brevetto depositata da un titolare con l’intenzione di aggiungere rivendicazioni addizionali ad una domanda precedentemente depositata (parent application), non ancora concessa o abbandonata. La domanda di continuazione si basa sulla descrizione della domanda originaria, riprendendola in maniera fedele o, quanto meno, non aggiunge materia nuova che possa ampliarne la portata. Di quest’ultima rivendica la priorità e la data di priorità e deve avere in comune con essa almeno uno degli inventori.
Tale domanda è particolarmente richiesta quando un esaminatore, durante la stesura di un rapporto di ricerca, concede soltanto alcune delle rivendicazioni originariamente depositate, rigettandone altre, oppure quando un titolare si è reso conto di non avere inserito nelle rivendicazioni tutte le forme realizzative dell’invenzione.
Durante la prosecuzione di una domanda di continuazione, il titolare non può, come già accennato, aggiungere materia nuova alla descrizione. In questo caso, dovrà depositare una “continuation in part application” (si veda oltre).
Divisional
Una domanda divisionale differisce dalla domanda di continuazione nella misura in cui rivendica un’invenzione distinta e indipendente dalla domanda originaria, ma derivata da essa. Una domanda divisionale rivendica la stessa priorità della domanda originaria, e deve, anche in questo caso, avere in comune con essa almeno un inventore. Similmente alle altre legislazioni, si ricorre spesso al deposito di una domanda divisionale, ad esempio, in seguito ad un rilievo di mancanza di unità inventiva.
Continuation in part
Una “continuation in part application o CIP application” consiste in una domanda di brevetto derivata da una domanda originaria, ma caratterizzata dall’aggiunta di materia nuova non descritta in precedenza. Anche in questo caso, però la descrizione riportata nel brevetto originario deve essere ripresa in gran parte e almeno un inventore deve essere in comune. La “CIP application” è utile per rivendicare sviluppi tecnologici del trovato posteriori al primo deposito. Naturalmente, soltanto le rivendicazioni aventi ad oggetto materia già divulgata nella domanda originaria potranno condividerne la data di priorità; per le rivendicazioni totalmente nuove farà fede la data di deposito della “CIP application”.
Reissue
Se si riscontra un difetto in un brevetto concesso, allora il titolare dello stesso può abbandonare il titolo e depositare una domanda di “reissue” per correggere il difetto. Un esempio si verifica quando le rivendicazioni del brevetto concesso assumono una copertura maggiore o minore rispetto a quella di cui il brevetto avrebbe diritto. Nel secondo caso, ad esempio, il titolare può depositare un brevetto con copertura allargata “broadening reissue”. Tuttavia, egli non può aggiungere nuove specifiche all’invenzione. Una “reissue application” deve essere depositata entro quattro anni dalla data di concessione del brevetto originario.
Brevetto divisionale: conclusioni
Alla luce di quanto sopra illustrato, possiamo concludere affermando che il brevetto divisionale rappresenta un’utile ed interessante opportunità, spesso poco conosciuta o considerata, che il titolare ha di modificare la sua domanda di brevetto come originariamente depositata, sia come iniziativa volontaria, sia in seguito ad un rilievo emesso dall’Ufficio competente.
In quest’ultimo caso, essa può dimostrarsi l’unica arma che il titolare ha per ottenere una tutela brevettuale su un’invenzione senza restringerne in modo limitante l’ambito di protezione.