Die Volgarizzazione (Markenverwässerung oder Freizeichenwerdung) tritt ein, wenn ein Name gebräuchlich wird und zur Bezeichnung einer Produktkategorie anstelle eines spezifischen Unternehmens verwendet wird. Wir untersuchen die Folgen und wie eine solche Situation vermieden werden kann.
Damit eine Marke rechtsgültig eingetragen werden kann, sieht der Gesetzgeber vor, dass diese über eine sogenannte „Unterscheidungskraft“ verfügen muss. Ein wesentliches Element ist daher, dass die Marke geeignet ist, dem Verbraucherpublikum zu ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmers von den gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eines konkurrierenden Unternehmers zu unterscheiden.
Wann und wie kommt es zur Volgarizzazione einer Marke?
Ausgehend von dieser Prämisse ist die Volgarizzazione der Marke nichts anderes als jenes Phänomen, das auftritt, wenn Letztere die ursprüngliche Fähigkeit verliert, ein Produkt als von einem bestimmten Unternehmer stammend zu definieren, und selbst zur allgemeinen Bezeichnung für die Produktkategorie wird, der sie angehört. Da die Unterscheidungskraft einer Marke von der Wahrnehmung der sogenannten relevanten Verkehrskreise abhängt, hat sie einen dynamischen Charakter und kann sich nicht nur im Laufe der Zeit, sondern auch mit dem Wandel des gesellschaftlichen Wissens ändern (die Gemeinsprache kann beispielsweise sowohl durch Neologismen als auch durch Fremdwörter bereichert werden, die in den täglichen Gebrauch übergehen).
Beispiele für diesen Prozess sind unter anderem der Walkman und die Thermoskanne: Ersterer ging infolge einer Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2002 (Sony vs. Time Tron Corp) von der Bezeichnung eines genau definierten Produkts des multinationalen Konzerns Sony dazu über, jede Art von tragbarem Stereo-Gerät zu bezeichnen. Aufgrund der weiten Verbreitung des Begriffs in der Gemeinsprache wurde entschieden, dass jeder, nicht nur Sony, das Wort Walkman zur Beschreibung eines solchen Geräts verwenden darf. Die Thermoskanne war ursprünglich als Marke der American Thermos Bottle Company eingetragen, bezeichnet heute jedoch einfach einen Lebensmittelbehälter mit hohen wärmeisolierenden Eigenschaften (bereits 1962 erkannten US-Gerichte unter Bezugnahme auf den weiteren Fall des Cellophans an, dass der Begriff Thermos mittlerweile allgemeingebräuchlich sei und, da er von Wettbewerbern nicht zu reinen Täuschungszwecken verwendet wurde, faktisch die für eine Marke typische Unterscheidungskraft verloren hatte).
Das Phänomen der Volgarizzazione ist offensichtlich von extremer Gefährlichkeit, nicht nur in rechtlicher Hinsicht – da es einen der Hauptgründe für den Verfall (Decadenza) der Marke und damit der Exklusivrechte des Unternehmers darstellt –, sondern vor allem in wirtschaftlich-kommerzieller Hinsicht. Die Tatsache, dass der Verbraucher in einem Kennzeichen nicht mehr ein vom Inhaber stammendes Produkt erkennt, sondern einen üblichen und verallgemeinerten Begriff für eine ganze Gattung von Waren, kann sowohl zu einem Rückgang des Geschäftsvolumens als auch, im Hinblick auf den Verbraucherschutz, zu möglichen Fälschungen führen.
Kann die Volgarizzazione der Marke vermieden werden?
Das oben genannte linguistische Phänomen ist eine notwendige, aber sicherlich nicht die ausschließliche Bedingung für den Verfall infolge der Volgarizzazione einer Marke. Es wurde nämlich festgestellt, dass für deren Eintritt die beschriebene Generalisierung auch durch das Handeln oder Unterlassen des Markeninhabers selbst verursacht worden sein muss. Dies wird durch Art. 13 des Codice della Proprietà Industriale (CPI – Italienisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum) bestätigt, dessen Absatz 4 ausdrücklich vorsieht:
Die Marke verfällt, wenn sie infolge des Handelns oder Unterlassens ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung geworden ist oder auf andere Weise ihre Unterscheidungskraft verloren hat.
Eine bemerkenswerte Besonderheit ist zudem, dass Art. 13 CPI, indem er von Unterscheidungskraft im Allgemeinen spricht, es ermöglicht, nicht nur Wortmarken, sondern auch Formmarken in den Tatbestand des Verfalls einzubeziehen (man denke in diesem Zusammenhang an die Form der Moka-Kanne, die ursprünglich kennzeichnend für die Marke Bialetti war, sich jedoch durch Standardisierung schrittweise die Fähigkeit verlor, das Produkt mit einer spezifischen unternehmerischen Quelle zu verknüpfen).
Analog dazu heißt es auf EU-Ebene in Art. 58 der Verordnung 2017/1001 über die Unionsmarke:
Die Rechte des Inhabers der Unionsmarke werden […] für verfallen erklärt, wenn die Marke infolge des Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers im Handel zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.
Wie wir aus diesen Artikeln ableiten können, ist die Volgarizzazione also kein unaufhaltsames Phänomen. Damit sie nicht eintritt, muss der Markeninhaber jedoch sowohl auf die Verwendung der Marke achten (er selbst darf die Marke, beispielsweise zu Werbezwecken, nicht als Gattungsbezeichnung verwenden) als auch die Situation ständig überwachen, um gegebenenfalls auch gerichtlich reagieren zu können. Um den Verfall durch Volgarizzazione zu vermeiden, wenn ein Zeichen beginnt, als Gattungsbezeichnung in den allgemeinen Sprachgebrauch einzugehen, ist es daher entscheidend, dass der Inhaber aktiv wird, damit die Marke stets als solche erkennbar bleibt.
Die erste Maßnahme, die in diesem Sinne ergriffen werden kann, ist die Begleitung der Marke mit dem „R“ für „eingetragene Marke“ (®). Dies sollte sowohl bei der geschäftlichen Kommunikation und in Werbekampagnen erfolgen als auch dann, wenn ein Dritter die Marke in ihrer verallgemeinerten Bedeutung erwähnt. Dieser zweite Fall kann insbesondere eintreten, wenn die Marke in Lexika und Wörterbücher aufgenommen wird; genau darauf bezieht sich Art. 12 der Unionsmarkenverordnung:
Erweckt die Wiedergabe einer Unionsmarke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie die Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so hat der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke sicherzustellen, dass der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.
Diese Bestimmung wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 15 vom 20.02.2019 auch in die nationale Rechtsordnung übernommen und floss in den Art. 20, Absatz 3-bis CPI ein.
Eine zweite Strategie, die ein Unternehmer zur Vermeidung der Volgarizzazione anwenden kann, insbesondere bei der Vermarktung neuer Produkte, besteht darin, der Marke einen Gattungsnamen beizufügen, den die Verbraucher alternativ zur Marke verwenden können.
Abwehr der Volgarizzazione der Marke: Handeln und Unterlassen
Wie aus Art. 13 CPI hervorgeht, hängt der Verfall einer Marke durch Volgarizzazione maßgeblich vom Verhalten des Inhabers ab. Während das Unterlassen des Unternehmers leichter auf die Nichtanwendung der oben genannten Praktiken zurückzuführen ist, ist es schwieriger festzustellen, wann die Generalisierung auf dessen aktives Handeln zurückzuführen ist. Für die Rechtsprechung tritt dies – obwohl selten – im Grunde dann ein, wenn der Unternehmer beschließt, seine eigene Marke als Gattungsbezeichnung für das von ihm vermarktete Produkt zu verwenden (eine Praxis, die aus Marketing-Sicht zwar fruchtbar sein mag, aber zweifellos das Risiko der Volgarizzazione birgt).
Sinnbildlich für das Verständnis von unternehmerischer Fahrlässigkeit ist der Fall Kornspitz, eine Marke, unter der das österreichische Unternehmen Backaldrin eine Backmischung zur Herstellung einer besonderen Brotform vertreibt. Das Hauptproblem in diesem Fall bestand darin, dass das Unternehmen Bäckern und Händlern erlaubte, das Endprodukt unter Verwendung der Marke zu verkaufen, mit der Folge, dass das Publikum Letztere nicht als den eingetragenen Namen der Backmischung, sondern als Gattungsbezeichnung für das fertige Produkt wahrzunehmen begann.
Der Europäische Gerichtshof, dem der Fall vom österreichischen Obersten Patent- und Markensenat zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde, klärte genau die Frage des Unterlassens, indem er ausführte: „Ein ‚Unterlassen‘ liegt vor […], wenn der Inhaber der Marke nicht die Maßnahmen ergreift, die ihm vernünftigerweise zugemutet werden können, um die Marke vor der Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung zu schützen“. Unter Betonung der Herkunftsfunktion der Marke stellte er in Bezug auf den konkreten Fall fest, dass „eine Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen ist, wird, wenn sie von den Endverbrauchern als solche wahrgenommen wird, obwohl die Händler, die die betreffende Ware selbst aus einem vom Markeninhaber stammenden Grundstoff herstellen und unter Verwendung der Marke mit dessen Zustimmung verkaufen, wissen, dass es sich um einen Herkunftshinweis handelt, dies aber den Endverbrauchern in der Regel nicht mitteilen“.
Was schließlich die vorbildlichen Verhaltensweisen betrifft, so gibt es mehrere Fälle von Unternehmen, die zum Schutz ihrer Marke aktiv geworden sind: Hervorzuheben ist sicherlich das Beispiel von Ferrero, das bereits in den 90er Jahren, als die berühmte Marke Nutella als Synonym für „Nuss-Nougat-Creme“ in ein Wörterbuch aufgenommen wurde, die Hinzufügung des Symbols ® erwirkte, damit klar wurde, dass der Begriff keinen Eigennamen, sondern eine eingetragene Marke bezeichnet (ähnlich handelten auch Jacuzzi und Dow Italia zum Schutz ihrer jeweiligen Whirlpool-Linie bzw. der Marke Domopak).