Seit der Einweihung des Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB – Einheitliches Patentgericht, EPG) am 1. Juni 2023 fallen europäische Patente automatisch unter dessen Zuständigkeit, sofern die Inhaber nicht durch ein Opt-out-Verfahren aktiv werden, um diese Zuständigkeit auszuschließen.
Jedes europäische Patent, für das ein Opt-out erklärt wurde, kann nur vor nationalen Gerichten angefochten werden. Wird hingegen kein Opt-out-Antrag gestellt, haben das TUB und die nationalen Gerichte für das europäische Patent und etwaige damit verbundene ergänzende Schutzzertifikate (SPC) in den teilnehmenden Mitgliedstaaten eine konkurrierende Zuständigkeit. Dies bedeutet, dass Vollstreckungsmaßnahmen oder Klagen Dritter wahlweise vor dem TUB oder vor einem oder mehreren nationalen Gerichten stattfinden können.
Das Opt-out ist somit das im TUB-Übereinkommen vorgesehene Instrument, das es Inhabern ermöglicht – während des sogenannten sunrise period (Anmeldezeitraum), d. h. der Übergangszeit von 7 Jahren ab Inkrafttreten des TUB, die um weitere 7 Jahre verlängert werden kann –, europäische Patentanmeldungen, „klassische“ europäische Patente und SPCs von der Zuständigkeit des TUB auszuschließen, sofern noch keine Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht in Bezug auf das betreffende Patent eingeleitet wurden. In diesem Zusammenhang hat das TUB in der Rechtssache CUP&CINO gegen Aplina Coffee Systems (UPC CFI 182/2023) klargestellt, dass ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung ausreicht, um ein später eingereichtes Opt-out unwirksam zu machen.
Einheitspatente (UP) hingegen unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit des TUB und können daher nicht Gegenstand eines Opt-out sein.
Das Opt-out schließt – wenn es ordnungsgemäß hinterlegt und nicht nachträglich zurückgenommen wurde – die Zuständigkeit des TUB für die gesamte Laufzeit des Patents aus.
Wird die Zuständigkeit für eine Patentanmeldung ausgeschlossen, wirkt sich das Opt-out automatisch auch auf das erteilte Patent oder etwaige damit verbundene SPCs aus. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach der Patenterteilung die einheitliche Wirkung beantragt, hebt dieser Antrag die Wirkung des Opt-out im Wesentlichen auf.
Es ist zudem möglich, ein Opt-out für bereits abgelaufene Patente oder SPCs vorzunehmen. Dies kann erforderlich sein, wenn ein SPC für ein bereits abgelaufenes europäisches Patent erteilt wurde. In diesem Fall möchte der Inhaber des SPC möglicherweise die Zuständigkeit des TUB ausschließen, mit der Folge, dass auch für das zugrunde liegende abgelaufene Patent ein Opt-out erklärt werden muss.
Es ist hervorzuheben, dass Opt-out-Anträge über das online verfügbare Case Management System (CMS) an das TUB-Register zu übermitteln sind. Für dieses Verfahren ist keine amtliche Gebühr vorgesehen.
Wer kann einen Opt-out-Antrag stellen?
Der Opt-out-Antrag muss vom Inhaber oder Anmelder des europäischen Patents oder von dessen Vertreter gestellt werden, wobei dieser ein beim TUB registrierter Vertreter oder eine durch eine entsprechende Vollmacht autorisierte Person sein muss.
Ein solcher Antrag wird mit dem Datum der Eintragung in das TUB-Register wirksam.
Im Falle von Fehlern kann ein Opt-out korrigiert werden. Korrekturen werden jedoch erst ab dem Datum wirksam, an dem sie vom TUB-Register akzeptiert wurden, und haben somit keine rückwirkende Kraft.
Bei mehreren Miteigentümern oder Anmeldern muss die Absicht zur Einreichung des Opt-out von allen geteilt werden, und alle Eigentümer/Anmelder müssen im Antrag angegeben werden. Die Nichtaufführung aller beteiligten Parteien macht den Opt-out-Antrag ungültig, mit der Folge, dass das TUB für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Patent im Miteigentum angerufen werden kann.
Lizenznehmern ist die Möglichkeit, ein Opt-out zu beantragen, hingegen nicht garantiert. Es wäre daher ratsam, dass Lizenznehmer, die an einem Opt-out des lizenzierten Patents interessiert sind, ihren Lizenzvertrag im Hinblick auf die Verwaltung des Opt-out überprüfen.
Rückkehr zur Zuständigkeit des UPC
Gemäß Art. 83(3) TUB-Übereinkommen und Regel 5(8) RoP (Verfahrensordnung) können europäische Patente, für die ein Opt-out erklärt wurde, durch Rücknahme des Opt-out (Opt-back-in) wieder der Zuständigkeit des TUB unterworfen werden, sofern keine Verfahren vor nationalen Gerichten eingeleitet wurden. Dies wurde vom TUB in der Rechtssache AIM Sport Vision gegen Supponor (UPC_CFI_214/2023) bestätigt.
Dabei ist zu beachten, dass ein europäisches Patent oder eine Patentanmeldung nicht zweimal ausgeschlossen werden kann; die Rücknahme eines Opt-out-Antrags ist daher unwiderruflich.
Das Opt-out wird zum Zeitpunkt der Eintragung in das TUB-Register wirksam.
To opt-out or not to opt out: Pro und Contra des Ausschlusses der TUB-Zuständigkeit
Die Zweckmäßigkeit der Ausübung des Opt-out-Rechts hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die im Einzelfall zu prüfen sind, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit, der relevanten Märkte, der File History (Verfahrensakte) des Patents und des Staates, in dem der Patentinhaber seinen Sitz hat.
Für den Patentinhaber könnte das Opt-out die bevorzugte Option sein, wenn man die Kosten eines Verfahrens vor dem TUB und die territoriale Reichweite der Wirkungen seiner Entscheidungen berücksichtigt.
Tatsache ist, dass die Entscheidungen des TUB in allen Vertragsstaaten Wirkung entfalten, was den Patentinhaber dem Risiko aussetzt, Widerklagen auf Nichtigerklärung des Patents zu erhalten, die zu einer Einschränkung oder zum vollständigen Widerruf des Patents mit Wirkung in allen Vertragsstaaten des TUB-Übereinkommens führen könnten.
Ein Opt-out könnte sich jedoch in einigen Fällen als nachteilig erweisen, da es die Möglichkeit verhindert, ein europäisches Patent mit einer einzigen gerichtlichen Initiative in allen Mitgliedstaaten des TUB-Übereinkommens durchzusetzen, was im Vergleich zur Einleitung einzelner Klagen in mehreren Staaten eine Zeit- und Kostenersparnis bedeutet.