Der Markenschutz erfolgt in erster Linie durch die Eintragung, mit der der Inhaber das ausschließliche Recht zur Nutzung des Zeichens sowie das Recht erwirbt, Dritten die Nutzung ohne seine ausdrückliche Zustimmung zu untersagen. Es obliegt dem Inhaber, etwaige Verstöße aufzudecken und zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Rechte zu ergreifen sind.
Markenschutz: Der Überwachungsdienst
Es ist Sache des Markeninhabers, einen „Überwachungsdienst“ für die im Laufe der Zeit angemeldeten/eingetragenen Marken einzurichten, um umgehend zum Schutz seiner Exklusivrechte intervenieren zu können.
Daher ist es ratsam, stets Recherche-Instrumente für Marken und Patente zu aktivieren, um eine konstante Überwachung neuer Markenanmeldungen zu gewährleisten, die mit den eigenen gewerblichen Schutzrechten in Konflikt geraten könnten.
Je nach Art des Angriffs sind bestimmte Verteidigungsmaßnahmen möglich.
Markenschutz: Der Widerspruch
Die erste Form des Schutzes ist die Einlegung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke durch Dritte.
Der Widerspruch ist ein Verwaltungsverfahren, mit dem der Inhaber eines älteren Rechts die Zurückweisung der jüngeren Marke beantragt, die als beeinträchtigend erachtet wird.
Der Widerspruch muss innerhalb von Ausschlussfristen eingereicht werden – in Italien innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der jüngeren Marke. Nach Ablauf dieser Frist kann nur noch im Wege ordentlicher Gerichtsverfahren vorgegangen werden. Aus diesem Grund ist es vorzuziehen, einen Überwachungsdienst zu aktivieren, um jüngere Marken angreifen zu können, solange der Widerspruch noch möglich ist.
Wird hingegen gegen die eigene Markenanmeldung Widerspruch erhoben, kann der Streit gütlich durch eine Vereinbarung beigelegt werden, die Marke durch den Nachweis, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, verteidigt werden oder man kann untätig bleiben und die Entscheidung des Prüfers abwarten.
Die Entscheidung wird vom Prüfer auf der Grundlage eines Vergleichs der Marken und der Waren/Dienstleistungen getroffen. In der Entscheidung über die Zurückweisung oder Stattgabe des Widerspruchs legt das Amt fest, ob die unterliegende Partei der anderen Partei die entstandenen Kosten für die Widerspruchsgebühr (250,00 Euro) sowie, bis zu einer Grenze von 300,00 Euro, die Kosten für die professionelle Vertretung im Verfahren ganz oder teilweise zu erstatten hat. Die Entscheidung kann vor der Commissione Ricorsi (Beschwerdekammer) angefochten werden.
Andernfalls bieten sich bei einer Markenverletzung verschiedene Lösungen an: von der Zusendung eines Abmahnschreibens an den mutmaßlichen Verletzer bis hin zur Einleitung rechtlicher Schritte. Letzterer Ansatz bringt jedoch sehr lange Zeiten mit sich: Oft muss man drei bis vier Jahre auf eine erstinstanzliche Entscheidung warten. Dies ist der Grund, warum der Versuch einer außergerichtlichen Konfliktbeilegung oft ratsam ist.
Markenschutz: Das Abmahnschreiben
Eine weitere Lösung besteht darin, ein Abmahnschreiben (lettera di diffida) an den mutmaßlichen Verletzer zu senden und ihn über das Bestehen eines Konflikts zwischen dem geschützten gewerblichen Schutzrecht (sei es eine Marke, ein Patent, ein Design/Modell oder anderes) und dem von ihm verwendeten Zeichen zu informieren.
Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das sich insbesondere bei unbeabsichtigten Verstößen als wirksam erweist, da derjenige, der unfreiwillig dafür verantwortlich ist, die rechtswidrige Tätigkeit fast immer einstellt oder Verhandlungen aufnimmt.
Markenschutz: Außergerichtliche Verfahren
Es gibt im Wesentlichen zwei außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten: das Schiedsverfahren und die Mediation.
Das Schiedsverfahren ist ein weniger formelles und schnelleres Verfahren als das Gerichtsverfahren. Zudem ist ein Schiedsspruch auf internationaler Ebene leichter vollstreckbar.
Bei der Mediation behalten die Parteien die Kontrolle über das Streitbeilegungsverfahren, was nützlich sein kann, um gute Beziehungen zu einem Unternehmen aufrechtzuerhalten, das in Zukunft ein Geschäftspartner werden könnte.
Markenschutz: Gerichtliche Maßnahmen
Wenn ein Widerspruch nicht möglich ist oder keine außergerichtliche Einigung erzielt wurde, bleibt nur der Klageweg. Der Inhaber einer Marke kann eine Verletzungsklage erheben oder – falls sich die Klage gegen eine angemeldete und/oder eingetragene Marke richtet – eine Nichtigkeitsklage einleiten. Gerichtsverfahren sind sehr langwierig und kostspielig, aber in bestimmten Fällen das einzige verfügbare Mittel, um die Fortsetzung der beeinträchtigenden Tätigkeit zu verhindern.
Auf der Grundlage eines solchen Verfahrens kann der Markeninhaber zunächst vom Gericht ein Urteil erwirken, das die Herstellung oder Vermarktung dessen untersagt, was die Markenverletzung darstellt. Um den Verletzer zur Einhaltung des Urteils zu zwingen, kann das Gericht ein Zwangsgeld für jede später festgestellte Verletzung oder Nichtbeachtung sowie für jede Verzögerung bei der Vollstreckung der Maßnahme festsetzen.
Das Gericht kann mit dem Urteil, das die Markenverletzung feststellt, auch die Vernichtung aller Gegenstände anordnen, die Gegenstand der Verletzung sind. Oder es kann anordnen, dass die unter Verletzung des Rechts hergestellten, importierten oder verkauften Gegenstände sowie die spezifischen Mittel, die eindeutig zu ihrer Herstellung dienen, in das Eigentum des Inhabers des verletzten Schutzrechts übertragen werden.
Das ordentliche Verfahren wird jedoch im Allgemeinen eingeleitet, um Schadensersatz für die dem Markeninhaber durch die Verletzungstätigkeit entstandenen Schäden zu erhalten. Zu diesem Zweck hat der Codice della Proprietà Industriale (italienisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum) ausdrücklich festgelegt, dass der Richter bei der Bestimmung der Schadensersatzsumme alle relevanten Aspekte berücksichtigen kann, wie z. B. die negativen wirtschaftlichen Folgen für den Inhaber des verletzten Rechts (einschließlich entgangenen Gewinns), die vom Verletzer erzielten Gewinne und, in angemessenen Fällen, andere als wirtschaftliche Faktoren, wie den dem Markeninhaber zugefügten immateriellen Schaden.
Das einstweilige Verfügungsverfahren
Die zivilrechtliche Verletzungsklage ist, wie erwähnt, in der Regel langwieriger, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen für einen Eilantrag aufgrund der Dringlichkeit der Situation vor: In diesem Fall ist es möglich, die Beschreibung (descrizione), die Beschlagnahme der gefälschten Produkte, ein Unterlassungsurteil sowie, als Nebenmaßnahme, die Veröffentlichung der einstweiligen Verfügung in nationalen und/oder lokalen Zeitungen zu erwirken.
- Die Beschreibung wird in der Regel beantragt, um sich ein klareres Bild vom vorliegenden Verletzungsphänomen zu machen oder wenn verhindert werden soll, dass der Verletzer Beweise für seine rechtswidrige Tätigkeit verschwinden lässt. Sie wird vom Richter ohne vorherige Vorladung der Gegenseite angeordnet. Durch die Beschreibung beantragt der Markeninhaber bei der Justizbehörde die Beschreibung der Gegenstände, die die Verletzung seiner Marke darstellen, sowie die Beschreibung der zu deren Herstellung verwendeten Mittel und der Beweismittel bezüglich der beanstandeten Tätigkeit.
- Mit der Beschlagnahme (sequestro) kann der Markeninhaber die Einziehung der Waren verlangen, die eine Verletzung seiner Marke darstellen, sowie der zu deren Herstellung verwendeten Mittel und der Beweismittel bezüglich der beanstandeten Verletzung. In der Regel wird die Beschlagnahme vom Richter ohne vorherige Vorladung der anderen Partei (d. h. des Verletzers) angeordnet.
- Mit der Unterlassungsverfügung (inibitoria) untersagt der Richter (der stets ohne vorherige Vorladung der Gegenseite entscheiden kann) dem Verletzer jede illegale Tätigkeit, zum Beispiel die Herstellung, den Verkauf oder den Import von Produkten mit gefälschten Marken. Bei dieser Gelegenheit kann der Richter für jede Verletzung oder Nichtbeachtung der Unterlassungsverfügung oder für Verzögerungen bei deren Ausführung eine Geldsumme (eine Vertragsstrafe) zu Lasten des Verletzers als Schadensersatz für den Markeninhaber festlegen.
Der Grenzschutz
Eine weitere Form des Markenschutzes ist der Schutz durch den Zoll: In Italien kann der Markeninhaber die Einfuhr von Waren, die im Verdacht der Fälschung stehen, auf der Grundlage der EG-Verordnung Nr. 1383/2003 verhindern; diese Rechtsvorschrift ermöglicht die Sperrung verdächtiger Waren an allen italienischen Grenzen (die Verordnung 1383/2003 wurde durch die neue EU-Verordnung Nr. 608/2013 ersetzt, die seit dem 1. Januar 2014 in Kraft ist).
Um das Kontrollverfahren für die eigenen markengeschützten Waren einzuleiten (gültig für ein Jahr und verlängerbar um jeweils ein weiteres Jahr), muss ein Antrag bei der Agenzia delle Dogane (Zollagentur) in Rom, Via Carucci 71, gestellt werden. Dabei ist anzugeben, welche Marken der Inhaber überwachen lassen möchte (unter Beifügung einer einfachen Kopie der entsprechenden Eintragungsbescheinigungen), und es sind so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, die den Zollbeamten helfen, das Originalprodukt vom gefälschten zu unterscheiden.
Falls eine Zollstelle eine Ware als fälschungsverdächtig einstuft, kontaktiert sie den Inhaber der überwachten Marke. Dieser hat dann zehn Arbeitstage Zeit, dem Zoll mitzuteilen, ob die gesperrte Ware original oder gefälscht ist. Handelt es sich um gefälschte Ware, wird der Zoll diese beschlagnahmen, und es wird automatisch ein Strafverfahren eingeleitet. Der Markeninhaber hat das Recht, über die Herkunft und den Bestimmungsort der gefälschten Ware informiert zu werden, um dann entsprechend handeln zu können, beispielsweise durch Einleitung einer Zivilklage gegen den Endempfänger, falls er dies für angemessen hält.