Die Wahl eines Zeichens zur Kennzeichnung der eigenen Tätigkeit bzw. der eigenen Produkte/Dienstleistungen ist für heutige Unternehmen eine besonders kritische Entscheidung: Einerseits besteht die Notwendigkeit, eine originelle Marke mit hoher Wirkung auf den Verbraucher zu finden oder ein Zeichen, das eine positive und ansprechende Botschaft in Bezug auf das Produkt vermittelt; andererseits gibt es den physiologischen Reiz der klangvollen Marken der „Big Player“ auf dem Markt.
Was ist eine Ähnlichkeitsrecherche?
Bekanntlich ist ein Zeichen rechtsgültig als Marke eintragungsfähig, wenn es gleichzeitig zwei Voraussetzungen erfüllt:
- Neuheit im Verhältnis zu älteren Rechten – Marken und/oder anderen Kennzeichen – Dritter, seien diese eingetragen und/oder faktisch bestehend;
und
- Unterscheidungskraft, d. h. die konkrete Eignung des Zeichens, auf die betriebliche Herkunft des Produkts/der Dienstleistung hinzuweisen und es somit von anderen auf dem Markt vorhandenen Angeboten zu „unterscheiden“.
Im vorliegenden Artikel konzentrieren wir uns auf die erste der beiden Voraussetzungen, die Neuheit. Deren Bestehen hängt davon ab, ob ein identisches oder ähnliches Zeichen (Marke, Firma, Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnung, Domain-Namen, Werbeslogan etc.) auf dem relevanten Markt existiert (eingetragen oder – unter bestimmten Bedingungen – benutzt).
Diese wird normalerweise durch eine Identitätsrecherche (um ältere Zeichen aufzuspüren, die mit dem interessierenden Zeichen identisch sind) oder eine Ähnlichkeitsrecherche (bezogen auf ähnliche ältere Zeichen) festgestellt.
Warum die Durchführung einer Ähnlichkeitsrecherche wichtig ist
Obwohl die Durchführung einer Ähnlichkeitsrecherche vor der Übernahme eines Zeichens zur Kennzeichnung des eigenen Unternehmens/der eigenen Produkte oder Dienstleistungen keine Pflichtpraxis ist, stellt sie unter verschiedenen Gesichtspunkten eine empfohlene Maßnahme dar.
Die Anmeldung einer Marke, die einer anderen Marke identisch oder ähnlich ist, welche für gleiche oder gleichartige Produkte angemeldet/eingetragen oder benutzt wird, könnte den Inhaber nämlich dem Risiko eines Widerspruchs gegen die Eintragung aussetzen, was die für die Anmeldung aufgewendeten wirtschaftlichen Anstrengungen zunichtemachen könnte.
Die Durchführung einer Ähnlichkeitsrecherche könnte auch nützlich sein, um zu verhindern, dass wirtschaftliche Bemühungen in Bezug auf Werbung und Promotion ins Leere laufen. Dies wäre der Fall, wenn das Unternehmen feststellt, dass die bis dahin verwendete Marke aufgrund eines bestehenden Rechts nicht eingetragen werden kann oder geändert werden muss. Ganz zu schweigen vom Risiko einer Markenverletzungsklage.
Da zudem bereits die Phase der Logo-Entwicklung Kosten verursacht: Welchen Sinn hätte es, Geld für die Gestaltung einer Marke auszugeben, um dann gezwungen zu sein, darauf zu verzichten, weil andere bereits eine identische oder ähnliche Marke angemeldet haben?
Man sollte eine Ähnlichkeitsrecherche jedoch nicht als eine rein technische Prüfung betrachten, die als einziges Ergebnis ein „Startsignal“ oder eine Ablehnung liefert; ihre Ergebnisse können vielfältig und nuanciert sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Resultate von einem Fachmann auf diesem Gebiet gelesen und analysiert werden.
Neuheit wird nämlich nicht in absoluten und apodiktischen Begriffen betrachtet. Die Auswahl an Formen, Farben, Kombinationen von Buchstaben und Zahlen sowie deren möglicher Zusammenstellungen ist zwar sehr groß, aber nicht unendlich. Daher muss ein gewisser Toleranzspielraum bei der Annäherung eines Zeichens an ein anderes als zulässig erachtet werden.
Eine solche Toleranz ist insbesondere dann zulässig, wenn das betreffende Zeichen aus Begriffen, Abbildungen, Farben oder Formen besteht, die das zu kennzeichnende Produkt hervorrufen oder eine oder mehrere seiner Eigenschaften beschreiben. Ebenso gilt dies, wenn ein Zeichen auf einem bestimmten Markt so weit verbreitet ist, dass seine ursprüngliche Unterscheidungskraft geschwächt ist (ein Umstand, der in der deutschen Lehre zur Theorie der sogenannten „Distantheorie“ geführt hat).
Basierend auf den Rechercheergebnissen müssen Unternehmer und Fachberater zusammenarbeiten, um die beste Unternehmensstrategie festzulegen. Ziel ist es einerseits, die gesetzlichen Kriterien einzuhalten und keine Rechte Dritter zu verletzen, und andererseits – in einer „business-friendly“ Optik – zu vermeiden, dass die Wahl des Zeichens ein Hindernis für die Entwicklung einer eventuell bereits geplanten oder gar gestarteten Unternehmenslinie darstellt.
Andererseits: Wenn die Marke die Visitenkarte ist, mit der sich das Unternehmen auf dem Markt präsentiert, welchen Sinn hätte es dann, sich mit einer Marke bekannt zu machen, die mit derjenigen anderer identisch ist?
Faktische Recherche
Eine Ähnlichkeitsrecherche sollte sich nicht darauf beschränken, das Vorhandensein von „eingetragenen“ älteren Rechten aufzuzeigen. Wie bereits erwähnt, können unter bestimmten Bedingungen auch Zeichen, die auf dem Markt benutzt wurden, aber nicht durch eine Eintragung geschützt sind, ein Hindernis für die Eintragung einer Marke darstellen. Damit dies der Fall ist, muss das betreffende Zeichen jedoch einen gewissen Bekanntheitsgrad beim Publikum erreicht haben, d. h. für Fachkreise eine sogenannte „nicht rein lokale Bekanntheit“ besitzen.
Aus diesem Grund ist es immer ratsam, eine innerhalb der nationalen Register durchgeführte Ähnlichkeitsrecherche durch eine faktische Untersuchung zur Benutzung ähnlicher Zeichen auf dem relevanten Markt zu ergänzen.
Diese faktische Recherche ist jedoch nicht nur im „erweiternden“ Sinne nützlich, sondern kann auch ein valides Element sein, um auszuschließen, dass ein oder mehrere ältere Rechte ein Hindernis für die Eintragung darstellen. Denn während die Eintragung beim nationalen Amt (z. B. dem UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) eine formelle Voraussetzung für die Gültigkeit von Marken ist, ist ihre materielle Gültigkeit von deren tatsächlicher Benutzung abhängig.
Daher stellen etwaige aus der Recherche hervorgehende Eintragungen, die seit mindestens 5 Jahren eingetragen sind und in den 5 Jahren vor der Recherche nicht Gegenstand einer ernsthaften und kontinuierlichen Benutzung waren, nur ein scheinbares Hindernis für die Eintragung unserer Marke dar. Natürlich steht es dem Inhaber des älteren Rechts in diesem Fall frei, förmlichen Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen; dieser kann jedoch durch die Vorlage von Benutzungsnachweisen der Marke erfolgreich überwunden werden.
Es gibt jedoch zwei Ausnahmen von dieser Regel:
Die erste betrifft, wie erwähnt, Titel, die seit weniger als 5 Jahren eingetragen sind. Für diese ist die vom Gesetzgeber gewährte „Schonfrist“ zum Testen der eigenen Marken auf dem Markt noch nicht abgelaufen, und ein Verfall wegen Nichtbenutzung kann noch nicht eingewendet werden.
Die zweite Ausnahme bilden die sogenannten „Defensivmarken“ (marchi difensivi). Dies sind eingetragene Zeichen, die einer „Hauptmarke“ ähnlich sind und deren Eintragung dem Inhaber dieser Hauptmarke nur zu dem Zweck gewährt wird, den Schutzbereich zu stärken und zu erweitern, um Annäherungsphänomene zu verhindern. So wurden beispielsweise von der Rechtsprechung Seriemarken wie „Mio Vit“, „Mio Trancetto“ usw. als Defensivmarken der Marke „MIO“ anerkannt.
Solche Zeichen sind aufgrund ihres spezifischen Zwecks gesetzlich von der Sanktion des Verfalls wegen fünfjähriger Nichtbenutzung ausgenommen. Ein Teil der Lehre vertritt zudem die Auffassung, dass Defensivmarken der Eintragung eines jüngeren Zeichens auch dann entgegenstehen, wenn dieses (jüngere) Zeichen nicht direkt mit der „Hauptmarke“ kollidiert. Dies begründet sich sowohl mit dem Fehlen einer gesetzlichen Einschränkung des Schutzes von Defensivmarken als auch damit, dass eine solche Auslegung das Institut hinfällig machen würde, dessen Nutzen gerade darin liegt, gegen Zeichen Dritter vorzugehen, die NUR mit der Defensivmarke und nicht auch mit der Hauptmarke kollidieren.
Zu dieser Ausnahme ist jedoch eine Einschränkung hinzuzufügen: Das Institut der Defensivmarken ist nicht in allen nationalen Gesetzgebungen vorgesehen. Es ist beispielsweise in Italien, Frankreich oder Deutschland zu berücksichtigen, jedoch nicht auf Ebene der Europäischen Union. Mit anderen Worten: Das Vorhandensein einer italienischen Defensivmarke stellt kein Hindernis für die Eintragung einer Unionsmarkenanmeldung dar.
Umfang der Recherche
- Territorial Gewerbliche Schutzrechte sind bekanntlich nationale Rechte, d. h. sie wirken begrenzt auf die nationalen Grenzen des Staates, in dem sie eingetragen sind. Daher muss eine Ähnlichkeitsrecherche die Zeichen berücksichtigen, die in den Gebieten eingetragen/benutzt sind, in denen man sein Kennzeichen schützen möchte. Die einzige Ausnahme bilden eventuell vorhandene notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6-bis der PVÜ (Pariser Verbandskübereinkunft), also Zeichen, die eine solche ausländische Bekanntheit genießen, dass eine gedankliche Verbindung beim Verbraucher unvermeidlich ist.
Es wäre jedoch ratsam, angesichts der schnellen Mobilität von Arbeitnehmern und Waren und der raschen Marktexpansion bereits eine Verfügbarkeitsanalyse in jenen Gebieten durchzuführen, in denen man beabsichtigt, die Tätigkeit kurz- bis mittelfristig auszuweiten. Dies gilt insbesondere, wenn man die sechsmonatige Prioritätsfrist nutzen möchte.
- Waren- und dienstleistungsbezogen Ein weiterer Aspekt der Relativität gewerblicher Schutzrechte ist ihre Verbindung zu den Produkten/Dienstleistungen, für die sie angemeldet/eingetragen wurden. Das Vorhandensein eines verwechslungsfähigen älteren Zeichens, das in Klasse 25 für Bekleidung eingetragen ist, stellt kein Hindernis für die Eintragung eines jüngeren Zeichens für Reis in Klasse 30 dar.
Lässt man den branchenübergreifenden Schutz bekannter Marken für einen Moment außer Acht, kann die Ähnlichkeitsrecherche auf die interessierenden Klassen von Produkten/Dienstleistungen beschränkt werden. Auch hier wäre es jedoch ratsam, nicht nur die Klassen der unmittelbaren Nutzung zu berücksichtigen, sondern auch benachbarte Klassen einzubeziehen.
Dies zum einen aufgrund der dehnbaren Auslegung des Konzepts der „Ähnlichkeit von Produkten/Dienstleistungen“, wonach auch Produkte/Dienstleistungen aus verschiedenen Klassen als ähnlich gelten können, wenn sie die gleiche Natur oder Bestimmung haben, sich an denselben Kundenkreis richten oder dasselbe Bedürfnis befriedigen, in erheblichem Maße austauschbar sind und somit im Wettbewerb zueinander stehen. Zum anderen aufgrund der Flexibilität des Marktes, die Unternehmen dazu drängt, leicht in benachbarte Produktionssektoren vorzustoßen. Man denke etwa an Bekleidungshersteller, die heute auch Taschen, Hüte, Schuhe, Parfums und Schmuck vermarkten.
Alle vorgenannten Elemente sind nur die Spitze des Eisbergs der Bewertungen, die ein Fachmann vornehmen muss, um die Verfügbarkeit eines bestimmten Zeichens auf dem Markt zu analysieren. Hinzu kommen „empathischere“ Einschätzungen, die auf einer umfassenden Fachkenntnis und einer konsolidierten Erfahrung in der Branche basieren. Wir empfehlen daher allen, die ein Zeichen zur Kennzeichnung ihrer selbst oder ihrer Produkte auf dem Markt übernehmen wollen, sich für eine Ähnlichkeitsrecherche an einen Fachmann zu wenden und „Do-it-yourself“-Lösungen zu vermeiden, die oft nur dazu führen, dass der Zeitpunkt des Experteneingriffs lediglich aufgeschoben wird.