Eines der Hauptmerkmale einer Marke ist die „Unterscheidungskraft“, d. h. aus rechtlicher Sicht die Fähigkeit, ein Produkt oder eine Dienstleistung als von einer bestimmten unternehmerischen Quelle stammend zu kennzeichnen. Eine Besonderheit dieses Merkmals, das auch eine Begrenzungsfunktion gegenüber jenen Marktakteuren ausübt, die sich generische oder gebräuchliche Zeichen aneignen wollen, um deren Nutzung durch Wettbewerber zu verhindern, ist zweifellos die Tatsache, dass sie mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Dies hat zwangsläufige Auswirkungen auch auf die Ebene des Markenschutzes.
Die beschreibende Marke
Das Codice della Proprietà Industriale (italienisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum – CPI) sieht in Art. 13 primär vor, dass Zeichen, die „im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Handelsgebräuchen üblich geworden sind“ sowie solche, die „ausschließlich aus den Gattungsbezeichnungen von Produkten oder Dienstleistungen oder aus beschreibenden Angaben bestehen, die sich auf diese beziehen“, nicht Gegenstand einer Eintragung als Marke sein können. Dies betrifft Marken, die den allgemeinen Namen eines Produkts oder einer Warenkategorie angeben, sowie solche, die lediglich die wesentlichen Merkmale oder Funktionen des von ihnen gekennzeichneten Produkts beschreiben.
Letzteres betrifft insbesondere Marken, denen es nicht nur unter semantischen oder grafischen Gesichtspunkten, sondern auch konzeptionell gelingt, die Wahrnehmung des Verbrauchers direkt und inhärent auf die Art der dargestellten Produkte oder Dienstleistungen und damit auf eine ganze Gattung (genus) zu lenken (so wurden beispielsweise die Zeichen „jeans“ für Hosen und „video“ für Produkte zur Augenpflege für nichtig erklärt). Die Ratio des Verbots gemäß Art. 13 CPI ergibt sich folglich, wie auch vom Corte di Cassazione (italienischer Kassationshof) mehrfach betont wurde, aus der „Besorgnis, dass ein Ausschließlichkeitsrecht an Wörtern, Abbildungen oder Zeichen entsteht, die im allgemeinen Sprachgebrauch mit der Warenart verknüpft sind und daher Gemeingut bleiben müssen, um zu verhindern, dass sich das Exklusivrecht am Zeichen in ein Herstellungskonopol verwandelt“ (u. a. Cass. civ. Sez. I, n. 1929/1998).
Auch auf EU-Ebene sieht die Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke in Art. 7 analog vor, dass Marken nicht eingetragen werden können, die „ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Handel zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung […] dienen können“, sowie solche, die „ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Handelsgebräuchen üblich geworden sind“.
Schwache Marken und starke Marken
Da unter diesen Gesichtspunkten die Eintragung von Zeichen, die – so beschreibend sie auch sein mögen – ein Minimum an Unterscheidungskraft bewahren, dennoch zulässig ist (ein Grundsatz, der daraus ableitbar ist, dass sowohl der italienische als auch der europäische Gesetzgeber dem Adverb „ausschließlich“ eine gewisse Bedeutung beimessen), führte dies vor allem durch die Rechtsprechung zur Entstehung der Unterscheidung zwischen sogenannten starken Marken und schwachen Marken.
Erstere sind jene, die nicht mit der Gattungsbezeichnung eines Produkts übereinstimmen und nicht aus beschreibenden Angaben dazu bestehen, sondern über eine größere Unterscheidungskraft verfügen. Dies liegt in der Regel daran, dass starke Marken Fantasieelemente oder Wörter des allgemeinen Gebrauchs verwenden, die jedoch konzeptionell nicht mit dem Produkt oder der Dienstleistung verknüpft sind, die sie kennzeichnen (ein glänzendes Beispiel ist die Marke „Apple“: Der Apfel kann eine starke Marke bilden, wenn er im Zusammenhang mit der IT-Technologiewelt verwendet wird, wäre hingegen eine schwache Marke, wenn er Produkte oder Dienstleistungen im Obst- und Gemüsesektor kennzeichnen würde).
Letztere sind im Gegensatz dazu jene Marken, die, „obwohl sie nicht mit der Gattungsbezeichnung identisch sind, dennoch leicht erkennen lassen, welches Produkt [sie kennzeichnen]“ (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7768/1990). Diese werden als schwach bezeichnet, weil nur derjenige Teil der Marke Gegenstand des Exklusivrechts ist, der sich von der Gattungsbezeichnung unterscheidet, während der verbleibende Teil logischerweise auch von Dritten verwendbar bleibt (Cass. Civ., supra). Beispiele für solche Marken sind „Melinda“, in diesem Fall gerade für die Apfelproduktion, und „Poltronesofà“ für die Herstellung und den Verkauf von Sofas und Sesseln.
Die Rechtsprechung, insbesondere die der obersten Gerichte, hat zudem schrittweise festgestellt, dass die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Zeichen, obwohl sie gesetzlich nicht festgeschrieben ist, den Grad des den verschiedenen Marken gewordenen Schutzes beeinflusst. Die Schwäche einer Marke liegt nämlich auch darin begründet, dass deren Inhaber nicht widersprechen kann, wenn ein anderer Rechtsträger eine Marke verwendet, die ebenfalls nah an der Gattungsbezeichnung liegt, sofern sich letztere – wenn auch identisch im nicht unterscheidungskräftigen Teil – im monopolisierbaren Teil der Marke unterscheidet. Der Schutz starker Marken zeichnet sich hingegen durch eine größere Reichweite aus, da bereits jene Abwandlungen – selbst wenn sie originell sind – rechtswidrig sind, die den ideologischen Kern unangetastet lassen, der die „individualisierende Eignung“ des eingetragenen Zeichens zusammenfasst (vgl. Cass. Civ., Sez. I, sent. 5924/1996) (was jedoch nicht bedeutet, dass allein die teilweise Übereinstimmung einer anderen Marke ausreicht, um eine Fälschung festzustellen).
Secondary Meaning (Verkehrsdurchsetzung)
Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass eine Marke, der anfänglich die Unterscheidungskraft fehlte, durch die im Laufe der Zeit erlangte Bekanntheit bei den maßgeblichen Verkehrskreisen dennoch eine sogenannte rehabilitierende Wirkung genießen und sich in ein unterscheidungskräftiges oder sogar starkes Zeichen verwandeln kann. Dieses Phänomen, bekannt als „Secondary Meaning“ und in der italienischen Rechtsordnung durch Art. 13, Abs. 2 und 3 CPI geregelt, tritt insbesondere dann auf, wenn eine Marke aufgrund ihrer Benutzung eine über die ursprüngliche Bedeutung hinausgehende Bedeutung erlangt, die ihre Unterscheidungskraft bestimmt und somit ihren Schutz gewährleistet. Um die Tragweite dieses Instituts besser zu verdeutlichen, denke man beispielsweise an die Marke „Il Giornale“ (Die Zeitung), die trotz einer ursprünglich generischen, beschreibenden und gebräuchlichen Bedeutung einen inhärenten Ruf entwickelt hat, der dem Publikum die Identifizierung und Unterscheidung innerhalb der Referenzkategorie ermöglicht.
Dasselbe kann offensichtlich in Bezug auf eine schwache Marke geschehen, die nachträglich an Popularität gewinnt. In diesem Zusammenhang hat der Corte di Cassazione selbst betont, dass „dieses Phänomen, entwickelt für die sogenannte Rehabilitation oder Validierung des Zeichens, dem es ursprünglich an Unterscheidungskraft mangelte, da es unoriginell, generisch oder beschreibend war, und das diese dennoch durch die Nutzung am Markt erhält, dazu dient, jede Entwicklung der Unterscheidungskraft zu erfassen; also auch als Stärkung der Unterscheidungskraft einer ursprünglich schwachen – aber nicht nichtigen – Marke, die durch Verbreitung, Propaganda und Werbung nachträglich stark wird“ (s. u. a. Cass. Civ., Sez. I, sent. 1861/2015).
Unter einem pragmatischeren Aspekt ist schließlich festzuhalten, dass die Feststellung der Erlangung der Unterscheidungskraft nach sowohl italienischer als auch europäischer Rechtsprechung durch eine Einzelfallprüfung erfolgen muss. Dabei können verschiedene Kriterien herangezogen werden, die über die Natur der Marke hinausgehen, darunter insbesondere der Marktanteil der Marke, der Umfang der vom Unternehmer für ihre Förderung getätigten Investitionen, die geografische Verbreitung, die Dauer der Nutzung und gegebenenfalls auch Erklärungen der Camere di Commercio (Handelskammern) oder anderer Berufsverbände (s. EuGH, C-353/03).