A partire dall’inaugurazione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) il 1° giugno 2023, i brevetti europei ricadono automaticamente sotto la sua giurisdizione, a meno che i titolari non si attivino per escluderne la giurisdizione tramite una procedura di opting-out.
Qualsiasi brevetto europeo che venga opted-out può essere contestato soltanto presso i tribunali nazionali. Al contrario, qualora non venga presentata richiesta di opt-out, il TUB e le corti nazionali hanno giurisdizione concorrente per il brevetto europeo e per eventuali certificati di protezione supplementare ad essi associati (SPC) negli Stati Membri partecipanti. Ciò significa che l’esecuzione o le azioni di terze parti possono aver luogo indifferentemente davanti al TUB o in uno o più tribunali nazionali.
L’opt-out è dunque lo strumento previsto dall’Accordo TUB per consentire ai titolari – durante il c.d. sunrise period, ossia il periodo transitorio di 7 anni dall’entrata in vigore del TUB, prorogabile di ulteriori 7 anni – di escludere le domande di brevetto europeo, i brevetti europei “classici” e gli SPC dalla giurisdizione del TUB, a condizione che non siano stati instaurati procedimenti dinanzi al Tribunale Unificato in relazione al brevetto in questione. A tal proposito, il TUB ha precisato, in CUP&CINO v Aplina Coffee Systems (UPC CFI 182/2023), che una domanda di ingiunzione preliminare fosse sufficiente per rendere invalido un opt-out successivamente presentato.
Per quanto attiene invece ai brevetti unitari (UP), questi sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione del TUB e non possono dunque essere oggetto di opt-out.
L’opt-out – se correttamente depositato e non successivamente ritirato – esclude la giurisdizione del TUB sullo stesso per l’intera sua durata.
Se ad essere esclusa è la giurisdizione su una domanda di brevetto, l’opt-out avrà automaticamente effetto anche nei confronti del brevetto concesso o di eventuali SPC associati. Tuttavia, qualora entro un mese dalla concessione del brevetto venga avanzata richiesta di effetto unitario, tale richiesta fa sostanzialmente venire meno l’effetto dell’opt-out.
È inoltre possibile effettuare l’opt-out per brevetti o SPC già scaduti. Invero, ciò può risultare necessario qualora sia stato concesso un SPC in relazione ad un brevetto europeo scaduto. In tal caso, il titolare del SPC potrebbe voler escludere la giurisdizione del TUB, con la conseguenza che anche il brevetto scaduto sottostante dovrà essere oggetto di opt-out.
Vale la pena sottolineare che le richieste di opt-out debbano essere inviate al Registro TUB disponibile online tramite il sistema di gestione dei casi, il c.d. Case Management System (CMS).
Per tale procedura non è prevista alcuna tariffa ufficiale.
Chi può presentare una richiesta di opt-out?
La richiesta di opt-out deve essere presentata dal titolare o dal richiedente del brevetto europeo oppure da un suo rappresentante, il quale deve tuttavia essere un rappresentante registrato presso il TUB o una persona autorizzata tramite apposito mandato.
Tale richiesta avrà efficacia dalla data di iscrizione nel registro TUB.
In caso di errori, un opt-out può essere corretto. Tuttavia, eventuali correzioni saranno efficaci soltanto a partire dalla data in cui queste sono state accettate dal Registro TUB, non avendo pertanto effetto retroattivo.
Nel caso di più comproprietari o richiedenti, la volontà di presentare l’opt-out deve essere condivisa da tutti e tutti i proprietari/richiedenti devono essere indicati nella richiesta. La mancata elencazione di tutte le parti interessate invaliderà la richiesta di opt-out, con la conseguenza che il TUB potrà essere adito per le controversie relative al brevetto in contitolarità.
Per quanto attiene invece ai licenziatari, a questi ultimi non è garantita la possibilità di richiedere l’opt-out. Sarebbe pertanto opportuno che i licenziatari, qualora interessati ad effettuare l’opt-out del brevetto su cui detengono la licenza, si adoperino per rivedere il proprio contratto di licenza per quanto riguarda la gestione dell’opt-out. Invero, non essendo autorizzati a richiedere l’opt-out, una richiesta in tal senso, avanzata al registro TUB, potrebbe essere rimossa con successo dal legittimo titolare del brevetto tramite la procedura prevista all’articolo 5A Regole di Procedura del TUB (RoP).
Rientrare nella giurisdizione dell’UPC
Ai sensi degli artt. 83(3) Accordo TUB e 5(8) RoP, i brevetti europei oggetto di opt-out possono essere nuovamente sottoposti alla giurisdizione del TUB tramite la revoca dell’opt-out, a condizione che non siano stati avviati procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali. Ciò è stato confermato dal TUB in AIM Sport Vision v Supponor (UPC_CFI_214/2023); nel caso in oggetto la corte ha dichiarato che l’opt-out non poteva essere ritirato poiché era stata nel frattempo avviata un’azione davanti ai tribunali nazionali tedeschi.
Occorre considerare che un brevetto o una domanda di brevetto europeo non possono essere esclusi due volte, essendo pertanto il ritiro di una domanda di opt-out irreversibile.
L’opt-out avrà effetto dal momento dell’iscrizione nel Registro TUB.
To opt-out or not to opt out: i pro e i contro dell’esclusione della giurisprudenza del TUB
L’opportunità dell’esercizio del diritto di opt-out dipende da una pluralità di fattori da valutare in concreto caso per caso, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, i mercati di interesse, la file history del brevetto e lo Stato in cui ha sede il titolare del brevetto.
Per il titolare del brevetto l’opt-out potrebbe risultare l’opzione preferibile tenuto conto delle spese di un giudizio davanti al TUB e dell’estensione territoriale degli effetti delle sue decisioni.
Invero, il fatto che le decisioni del TUB abbiano effetti in a tutti i Paesi contraenti espone il titolare del brevetto al rischio di subire domande riconvenzionali di revoca del brevetto che potrebbero portare ad una limitazione o alla revoca integrale del brevetto, con efficacia – appunto – in tutti gli Stati contraenti l’Accordo TUB.
Un opt-out potrebbe, tuttavia, risultare in alcuni casi sconveniente, impedendo la possibilità di azionare – con una sola iniziativa giudiziale – un brevetto europeo in tutti gli Stati Membri dell’Accordo TUB, comportando un risparmio di tempi e costi rispetto all’avvio di singole azioni in più Stati.
Pertanto, sarà necessario verificare se il risparmio in termini di tempo e costi e la possibilità di agire contemporaneamente in molti stati superi il rischio di revoca centrale del brevetto. In tal caso, potrebbe essere preferibile non effettuare l’opt-out. Qualora, invece, il rischio di revoca centrale superi i potenziali vantaggi della riduzione dei costi e della possibilità di offrire, con una singola azione giudiziale, tutela al brevetto europeo in più Stati, l’opt-out potrebbe costituire una valida opzione.