La tutela del marchio si effettua innanzitutto con la registrazione, con la quale il titolare titolare acquista il diritto esclusivo di utilizzare il segno ed il diritto di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo esplicito consenso. Il titolare ha il compito di scoprire eventuali violazioni e decidere quali misure adottare per far rispettare i propri diritti.
Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza
Spetta al titolare del marchio attuare un servizio di “sorveglianza” sui marchi depositati/registrati nel corso del tempo, allo scopo di intervenire immediatamente a tutela dei propri diritti di esclusiva.
Pertanto è sempre bene attivare strumenti di ricerca di marchi e brevetti, per avere un costante monitoraggio dei nuovi depositi di marchi che potrebbero entrare in conflitto con i propri titoli di proprietà industriale.
A seconda della diverse tipologie di attacco sono possibili determinate azioni difensive.
Tutela del marchio: l’opposizione
La prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.
L’ opposizione è un procedimento amministrativo con cui il titolare di un diritto anteriore richiede il rigetto della concessione del marchio successivo che si ritiene lesivo.
L’opposizione deve essere depositata entro termini perentori – in Italia entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio successivo. Scaduto tale termine si potrà agire solo attraverso azioni giurisdizionali ordinarie. Per questo motivo è preferibile attivare un servizio di sorveglianza in modo da poter attaccare marchi successivi quando l’opposizione è ancora possibile.
Se invece si riceve un’opposizione alla propria domanda di marchio è possibile risolvere la controversia in via bonaria con un accordo, difendere il marchio dimostrando che non vi è rischio di confusione oppure non fare nulla ed attendere la decisione dell’Esaminatore.
La decisione viene presa dall’Esaminatore sulla base di una comparazione dei marchi e dei prodotti/servizi. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all’altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione (Euro 250,00) nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento. La decisione può essere impugnata dinanzi alla Commissione Ricorsi.
Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio si offrono diverse soluzioni: dall’invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore all’avvio di un’azione legale. Quest’ultimo approccio comporta però tempi molto lunghi: spesso occorre aspettare tre/quattro anni prima di ottenere una decisione di primo grado. E’ la ragione per la quale tentare di risolvere extragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile.
Tutela del marchio; la lettera di diffida
Un’altra soluzione è quella di mandare una lettera di diffida al presunto contraffattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il titolo di proprietà industriale oggetto di tutela (che sia un marchio, un brevetto, un disegno/modello o altro) e quello da lui usato.
Si tratta di una procedura che si rivela efficace soprattutto in caso di violazione non intenzionale, in quanto colui che se ne è reso involontariamente responsabile quasi sempre interrompe tale attività illegittima oppure avvia una negoziazione.
Tutela del marchio: iI procedimenti extragiudiziali
I procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie sono essenzialmente due: l’arbitrato e la mediazione.
L’arbitrato consiste in una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale.
Nella mediazione le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un’impresa che potrebbe diventare, nel futuro, un partner commerciale.
Tutela del marchio: azioni giudiziarie
Quando l’opposizione non è possibile o non si è raggiunto un accordo in via stragiudiziale non rimane che agire per le vie legali. Il titolare di un marchio potrà avviare un’azione di contraffazione o – se l’azione è rivolta contro un marchio depositato e/ registrato – avviare un’azione di nullità. Le azioni legali sono molto lunghe e costose ma, in certi casi, sono l’unico strumento a disposizione per evitare il protrarsi dell’attività lesiva.
In base a tale procedimento, il titolare del marchio può innanzitutto ottenere dall’autorità giudiziaria una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto costituisce violazione del marchio stesso. Per costringere il contraffattore a rispettare la sentenza, l’autorità giudiziaria potrà fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
L’autorità giudiziaria, con la sentenza che accerta che vi è stata contraffazione di un marchio, può anche ordinare la distruzione di tutto ciò che è oggetto di violazione. Oppure ordinare che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, come pure i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto violato.
Il giudizio ordinario viene però generalmente introdotto per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal titolare del marchio per l’attività di contraffazione. A tal fine, il Codice della Proprietà Industriale ha espressamente stabilito che il Giudice, nel determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, potrà tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso (ivi compreso il mancato guadagno), i benefici realizzati dal contraffattore e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato al titolare del marchio.
Il procedimento cautelare
L’azione civile di contraffazione, come si è detto, è generalmente più lunga, a meno che non vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull’urgenza della situazione: in tal caso, sarà possibile ottenere la descrizione, il sequestro dei prodotti contraffatti, l’inibitoria, nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.
- La descrizione viene generalmente richiesta al fine di avere un’idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua illecita attività. Viene disposta dal Giudice senza preventiva convocazione dell’altra. Tramite la descrizione il titolare di un marchio chiede all’autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività.
- Con il sequestro il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Generalmente il sequestro viene disposto dal Giudice senza aver preventivamente convocato l’altra parte (cioè il contraffattore).
- Con l’inibitoria il Giudice (che può sempre provvedere senza aver prima convocato la controparte) ingiunge all’autore dell’illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l’importazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nell’occasione, per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di inibitoria o per ritardi nell’esecuzione della stessa, il Giudice può stabilire una somma di denaro (una penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio.
La tutela in dogana
Altra modalità di protezione del marchio è la tutela in dogana: in Italia, il titolare di un marchio può impedire l’importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003; tale disposizione legislativa permette il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane (il Regolamento 1383/2003 è stato sostituito con il nuovo Regolamento UE n. 608/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014)
Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi anch’essi di un anno), è necessario presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane a Roma, via Carucci 71, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare (allegando copia semplice dei relativi certificati di registrazione) e fornendo quante più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere il prodotto genuino da quello contraffatto.
Nel caso in cui una dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest’ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al suo sequestro e sarà automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un’azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, in caso lo ritenesse opportuno.