La scelta di un segno per contraddistinguere la propria attività/ i propri prodotti/servizi è una valutazione particolarmente critica per le imprese odierne: da una parte l’esigenza di individuare un marchio originale e di impatto per il consumatore, o un segno in grado di veicolare un messaggio positivo ed accattivante relativamente al prodotto, dall’altra il fisiologico richiamo degli altisonanti marchi dei “big” sul mercato.
Che cos’è una ricerca di anteriorità
Com’è noto, un segno è validamente registrabile come marchio d’impresa se possiede contestualmente due requisiti:
1) novità rispetto a diritti – di marchio e/o di altri segni distintivi – anteriori altrui, registrati e/o di fatto
e
2) capacità distintiva, ossia la capacità in concreto del segno di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto/servizio e, dunque, di “distinguerlo” dagli altri presenti sul mercato.
Nel presente articolo ci focalizzeremo sul primo dei due requisiti, la novità, la cui sussistenza dipende dall’esistenza o meno di un segno (marchio, ditta, ragione o denominazione sociale, domain names, slogan pubblicitario ecc..) uguale/simile sul mercato di riferimento (registrato oppure – a determinate condizioni – utilizzato).
Essa viene normalmente accertata mediante una ricerca di anteriorità per identità (ovvero volta a rintracciare segni anteriori identici a quello di interesse) o per similitudine (riferita, invece, a segni anteriori simili).
Perché è importante svolgere una ricerca di anteriorità
Sebbene procedere ad una ricerca di anteriorità prima dell’adozione di un segno per contraddistinguere la propria impresa/i propri prodotto o servizi non sia una prassi obbligatoria, essa è un’operazione consigliata sotto diversi profili.
Depositare un marchio uguale/simile ad un altro marchio, depositato/registrato od utilizzato per prodotti uguali/affini, potrebbe infatti esporre il titolare al rischio di subire un’opposizione alla registrazione dello stesso, eventualmente frustrando gli sforzi economici impiegati per depositarlo.
Procedere ad una ricerca di anteriorità potrebbe essere anche utile a prevenire il vanificarsi degli sforzi economici in termini di pubblicità e promozione che si verificherebbe se l’impresa scoprisse che il marchio sino ad allora utilizzato non può essere registrato o deve essere modificato a fronte di un diritto preesistente. Per non parlare del rischio di subire una causa per contraffazione.
Inoltre, poiché la fase stessa di elaborazione del logo genera dei costi, che senso avrebbe spendere soldi per creare un marchio per essere poi obbligati a rinunciarvi perché altri hanno già depositato un marchio identico o simile?
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Tuttavia non si deve pensare ad una ricerca di anteriorità come una verifica meramente tecnica che porterà come unico risultato un “via ai lavori” o un diniego a procedere, ma i suoi risultati possono essere diversi e sfumati. Per questo, è importante che le sue risultanze siano lette ed analizzate da un professionista in materia.
Di novità infatti non si parla in termini assoluti ed apodittici, il novero delle forme, dei colori, delle combinazioni di lettere e numeri e dei possibili accostamenti di questi tra di loro, sebbene numerosissime, non sono infinite. Pertanto, un leggero margine di tolleranza sull’avvicinamento di un segno ad un altro dovrà essere considerato ammissibile.
Tale tolleranza è in particolar modo ammessa laddove il contrassegno di interesse sia un segno composto da termini, figure, colori, forme evocative del prodotto destinato a contraddistinguere, o descrittivo di una o più sue qualità, oppure nel caso su un determinato mercato il segno sia così largamente utilizzato da frustrarne la sua capacità distintiva iniziale (opportunità che, al suo estremo, ha portato alla teorizzazione da parte della dottrina tedesca della c.d. “Distantheorie”).
In base ai risultati della ricerca, imprenditore e professionista dovranno collaborare per delineare la strategia aziendale migliore per, da una parte, rispettare i criteri imposti dalla legge e non ledere diritti di terzi, dall’altra, in un’ottica “business-friendly”, evitare che la scelta del contrassegno rappresenti un ostacolo allo sviluppo di una linea aziendale eventualmente già impostata o, addirittura, già avviata.
D’altro canto, se il marchio è il biglietto da visita con cui l’impresa si presenta sul mercato, che senso avrebbe farsi conoscere con un marchio uguale a quello degli altri?
Ricerca in fatto
Una ricerca di anteriorità non si dovrebbe limitare ad evidenziare la presenza di anteriorità “registrate” in quanto, come anticipato, a determinate condizioni posso rappresentare un ostacolo alla registrazione di un marchio anche segni che siano stati utilizzati sul mercato ma non siano coperti da registrazione. Affinché questo accada, è però necessario che il segno in questione abbia raggiunto un certo grado di riconoscibilità presso il pubblico, ovvero, per gli addetti ai lavori, detenga una cd. “notorietà non puramente locale”.
Per questa ragione, è sempre bene affiancare ad una ricerca di anteriorità svolta all’interno dei registri nazionali, anche un’indagine in fatto sull’utilizzo di segni simili all’interno del mercato di riferimento.
Tale ricerca fattuale non è tuttavia solo utile in senso “estensivo”, ma può essere anche un valido elemento per escludere che una o più anteriorità rappresentino un ostacolo alla registrazione. Infatti, facendo specifico riferimento alla disciplina dei marchi d’impresa, se requisito formale per la loro validità è la registrazione presso l’Ufficio nazionale, la loro validità sostanziale è subordinata all’effettivo uso degli stessi.
Pertanto, eventuali registrazioni emerse dalla ricerca che siano state registrate da almeno 5 anni e che non dovessero essere state oggetto di un uso effettivo e continuativo nei 5 anni precedenti alla ricerca stessa, rappresenteranno un ostacolo solo apparente per la registrazione del nostro marchio. Naturalmente in questo caso nulla vieterà al titolare del diritto anteriore di proporre formale opposizione alla registrazione; tuttavia essa potrà essere superata con successo mediante la di esibizione di prove d’uso del marchio.
Esistono tuttavia 2 eccezioni a questa regola
La prima, come anticipato, è rappresentata dai titoli registrati da meno di 5 anni, per i quali non sia quindi ancora decorso il periodo di “tolleranza” concesso dal legislatore per “testare” i propri marchi sul mercato e per i quali non sia ancore possibile eccepirne la decadenza per mancato utilizzo.
La seconda, è invece rappresentata dalla categoria dei cd “marchi difensivi”, ovvero segni registrati simili ad un marchio “principale” la cui registrazione viene concessa al titolare di tale marchio “principale” al solo scopo di rafforzarne ed estenderne la sfera di tutela e così impedirne fenomeni di avvicinamento (sono stati ad esempio riconosciuti tali dalla giurisprudenza alcuni marchi seriali come “Mio Vit”, “Mio Trancetto”, “Mio Fettina”, “Mio Famiglia”, “Mio Dessert” come difensivi del marchio “MIO”, oppure “Miss Case” rispetto a “Mr. Case”, oppure ancora “BIC” e “BIG”).
Tali segni, in considerazione del loro precipuo scopo, sono dalla legge sottratti alla sanzione della decadenza per non uso quinquennale. Parte della dottrina sostiene inoltre che, affinché marchi difensivi rappresentino un ostacolo alla registrazione di un segno successivo, non è necessario che tale segno (successivo) interferisca anche con quello “principale”, sia per la mancanza di una limitazione alla protezione dei marchi difensivi nel testo della legge, sia perché una tale interpretazione renderebbe vano l’istituto, il cui campo utile di intervento è quello avverso l’uso di segni di terzi che interferiscano SOLO con essi e non anche con il marchio principale.
A questa eccezione occorre tuttavia aggiungere un correttivo: l’istituto dei marchi difensivi non appartiene a tutte le legislazioni nazionali, sarà ad esempio da considerarsi in Italia, in Francia, in Germania, ma non a livello dell’Unione Europea. In altre parole, non rappresenterà un ostacolo alla registrazione di una domanda di marchio dell’Unione Europea la presenza di marchio difensivo italiano.
Estensione della ricerca
- territoriale
Come noto, i diritti di proprietà industriale sono diritti nazionali, ovvero con effetti limitati ai confini nazionali dello Stato in cui essi sono registrati. Pertanto, una ricerca di anteriorità dovrà considerare i segni registrati/utilizzati in quei territori nei quali si ha l’intenzione di proteggere il proprio segno distintivo. L’unica eccezione è rappresentata dall’eventuale presenza di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art- 6bis della CUP, ovvero segni che godono di una notorietà estera tale da rendere impossibile che non si determini una sorta di “agganciamento” nella mente del consumatore.
Sarebbe tuttavia consigliabile, in considerazione della rapida mobilità dei lavoratori e delle merci e del rapido espandersi del marcato, procedere già ad un’analisi di disponibilità in quei territori in cui si ha intenzione di espandere l’attività nel breve/medio termine, ciò soprattutto se esso voglia essere effettuata sfruttando il periodo semestrale di priorità.
- merceologica
Ulteriore aspetto di relatività dei titoli di proprietà industriale è la loro connessione con i prodotti/servizi in relazione ai quali sono stati depositati/registrati. La presenza di un segno anteriore confondibile registrato in classe 25 per abbigliamento non rappresenterà un ostacolo alla registrazione di un segno posteriore per riso in classe 30.
Non considerando pertanto, per un momento la protezione ultra-merceologica dei marchi notori, la ricerca di anteriorità potrà essere limitata alle classi di prodotti/servizi di interesse. Anche qui, tuttavia, sarebbe consigliabile considerare non solo le classi di immediato utilizzo, ma ampliare anche a quelle limitrofe.
Ciò sia in considerazione dell’interpretazione malleabile del concetto di “affinità tra prodotti/servizi”, tale per cui sono ritenuti affini anche prodotti/servizi appartenenti a classi diverse, qualora abbiano la medesima natura, destinazione, siano destinati alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultino in misura rilevante fungibili e, pertanto, in concorrenza tra loro, dall’altro in virtù della malleabilità del mercato che spinge imprese ed imprenditori e spaziare ed a spostarsi con facilità ai settori produttivi limitrofi. Si pensi ad esempio alle case produttrici di abbigliamento che ad oggi commercializzano anche borse, cappelli, scarpe, profumi e gioielli.
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Tutti i summenzionati elementi sono solo la punta dell’iceberg delle valutazioni che un professionista deve compiere per analizzare la disponibilità o meno di un determinato segno sul mercato; ad esse vanno aggiunte valutazioni più “empatiche” basate su una completa conoscenza della materia ed una consolidata esperienza nel settore. Suggeriamo pertanto a tutti coloro che vogliano adottare un segno per contraddistinguere loro stessi o i loro prodotti sul mercato di rivolgersi ad un professionista per una ricerca di anteriorità evitando soluzioni “fai da te” che hanno spesso come unica conseguenza il mero rinvio del momento di intervento dell’esperto.