La contraffazione del marchio è un rischio davvero alto in un mondo globalizzato, in cui le aziende sono in forte concorrenza tra di loro. Specialmente i marchi di maggiore successo rischiano di essere copiati nel mercato. Un segno distintivo è una proprietà industriale di grande valore, che deve essere tutelata.
Per evitare che vi sia contraffazione di un marchio, salvaguardando così il valore del proprio brand, è bene avere una chiara e precisa strategia in modo tale da evitare qualsiasi tentativo di contraffazione o usurpazione.
Tale strategia non è altro che la registrazione, che a nostro avviso rimane sempre la strada migliore per proteggersi da eventuali tentativi da parte di terzi, assieme alla ricerca di marchi e brevetti simili introdotti successivamente nel mercato
E’ pertanto consigliabile sempre rivolgersi a professionisti e legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale che abbiano la capacità e l’esperienza per gestire ciascuna situazione tenendo conto che nessuna è di fatto identica all’altra.
Contraffazione di un marchio
Il Codice penale italiano all’articolo 473 recita: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”
Partendo dall’enunciato dell‘art. 473 c.p. . è facile intuire come la legge italiana miri a punire chiunque utilizzi illegittimamente un marchio altrui o di un segno uguale o simile da parte di un soggetto non autorizzato, col risultato di creare confusione (anche potenziale) nel consumatore.
E’ importante sottolineare che la contraffazione non è necessariamente legata all’intenzione di copiare un segno distintivo altrui, anzi: nella maggior parte dei casi si crea una somiglianza tra due marchi in maniera del tutto casuale o addirittura una perfetta coincidenza tra due segni, senza che l’uno non sia nemmeno a conoscenza dell’esistenza dell’altro. Spesso, infatti, un’impresa si accorge dell’esistenza di un concorrente che ha un segno distintivo che somiglia al proprio o che lo ricorda, senza che le aziende siano mai entrate in contatto tra loro.
La contraffazione in Italia
In Italia il fenomeno della contraffazione dei marchi e della merce contraffatta, è, purtroppo, quantomai d’attualità.
L’Italia infatti, dopo gli Stati Uniti, è il paese che ha il più alto tasso di contraffazione al mondo. Un dato preoccupante che produce sicuramente preoccupazione negli imprenditori che, faticosamente, investono quotidianamente nella valorizzazione del proprio brand.
Una ricerca del ministero dello Sviluppo economico e del Censis, afferma che senza contraffazione in Italia ci sarebbero 110 mila posti di lavoro in più e 1,7 miliardi di entrate per il fisco. Se i prodotti falsi fossero venduti sul mercato legale, prosegue lo studio, la produzione salirebbe di 13,7 miliardi di Euro e le imposte (indotto incluso) di 4,6 miliardi Euro. Il mercato italiano del falso è stimato in circa 6,9 miliardi (dati al 2010), un dato purtroppo stabile rispetto alle stime di un anno prima sempre del Censis (7,1 miliardi), anche se allora si calcolava in 130 mila unità in più il dato occupazionale conseguente alla sconfitta della contraffazione.
La contraffazione come fenomeno globale
Un errore che tanti imprenditori compiono è quello di sottovalutare il fenomeno della contraffazione pensando che il proprio brand registrato, o il proprio prodotto, non possa essere copiato e venduto.
La contraffazione è uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale che colpisce indiscriminatamente tutti i settori merceologici: dalla moda agli alimenti, dai medicinali ai supporti digitali (DVD / CD), solo per citarne alcuni, alimentato da vere e proprie organizzazioni criminali spesso radicate in più nazioni.
Come agire di fronte alla contraffazione di un marchio?
Nella maggioranza dei casi è sufficiente agire tempestivamente in via stragiudiziale.
In questo caso, la prima azione per chi ritiene leso un proprio diritto è quella di rivolgersi direttamente al presunto contraffattore comunicandogli l’esistenza di un diritto di esclusiva sull’utilizzo del marchio, e contestualmente invitandolo a cessare immediatamente l’attività illecita.
Molte volte è necessario una diffida formale inviata da uno Studio legale per interrompere un comportamento illecito o, nel caso, trovare un accordo tra le parti che permetta una coesistenza tra due marchi evitando però la confusione sul mercato, magari a seguito di qualche modifica del marchio successivo.
L’azione giudiziale
Quando l’azione stragiudiziale non porta ai frutti sperati, l’unico rimedio consigliabile è ricorrere al Tribunale.
Chi ritiene leso il proprio diritto può azionare un contenzioso giudiziale dinanzi al Tribunale intentando causa per contraffazione, chiedendo così al Giudice di proibire al contraffattore di continuare a utilizzare un determinato segno distintivo.
Domanda di accertamento della contraffazione
Con la domanda di accertamento della contraffazione si può richiedere:
- la cessazione immediata dell’illecito
- la condanna al risarcimento dei danni subiti, parametrati principalmente sull’utile del contraffattore
- il rimborso delle spese di lite
- la definizione di una penale per eventuali contraffazioni future, qualora il contraffattore osasse continuare con la sua condotta
- il sequestro e/o la distruzione dei prodotti in contraffazione,
- l’ordine di ritiro dal commercio, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste di settore.
A seconda del caso e della specifica situazione, la domanda può essere proposta in via ordinaria, con notifica di un atto di citazione, oppure in via urgente a cautelare, con deposito di un ricorso.
I provvedimenti d’urgenza
Il timore più grande per un imprenditore è, sicuramente, quello di dover attendere troppo tempo prima che la legge faccia il suo corso. E questo, in un mondo del commercio i cui ritmi sono frenetici, rischia di creare notevoli danni. Proprio per far fonte a rischiose lungaggini, nel caso un cui ci si trovi di fronte ad una contraffazione iniziata (o scoperta) da poco tempo, è possibile attivare un provvedimento d’urgenza.
In sostanza, si chiede al Tribunale di attivarsi in tempi strettissimi per decidere rapidamente sulla questione.
Un Giudice potrà così decidere in poche settimana il sequestro della merce in contraffazione o prevedere un divieto d’uso del marchio contestato. In casi di estrema urgenza potrebbe addirittura inviare nel giro di pochi giorni un proprio Ufficiale ad accertare l’effettiva attività illecita posta in essere da un imprenditore nella propria azienda.
In alternativa, qualora non vi sia un carattere d’urgenza o non sia possibile dimostrarlo, l’iter giudiziale è quello ordinario. Il Tribunale si mette in moto e si arriverà comunque a una sentenza, ma in tempi decisamente più lunghi.
Prevenire la contraffazione di un marchio
Sempre nell’ottica di tutelare il proprio marchio registrato, è di fondamentale importanza predisporre un’attività sorveglianza.
Questa attività ha un costo annuale molto contenuto e permette di essere informati tempestivamente di ogni tentativo di registrare un marchio uguale o simile da parte di terzi.
In questa maniera è possibile presentare tempestivamente un’opposizione alla registrazione, chiedendo pertanto direttamente all’Ufficio marchi di non concedere il marchio illegittimamente richiesto in quanto troppo simile ad altro marchio anteriore. Questo è un modo per bloccare preventivamente tutti i tentativi, consapevoli o non, di contraffare il marchio precedentemente registrato.
A cosa va incontro chi non sorveglia il proprio marchio?
A questo punto, compresa l’importanza dell’attività di sorveglianza, è bene porre l’attenzione sulle conseguenze di chi, e purtroppo ancora oggi sono in tanti, non presta la dovuta attenzione a questo genere di attività.
Innanzitutto è bene sottolineare che chi decide di non sorvegliare il proprio marchio e impedire sul nascere i tentativi di registrazione di un marchio simile o uguale si espone al rischio di dover affrontare, come già detto, una lunga e dispendiosa azione giudiziale.
Inoltre, un altro rischio concreto è che, una volta trascorso troppo tempo dalla registrazione del marchio che si ritiene essere illecito, lo stesso diventi di fatto inattaccabile per inerzia da parte del titolare del marchio precedente.
E’ bene ricordare infatti che, trascorsi 5 anni dalla registrazione di un marchio, lo stesso diventa, salvo rari casi, diviene incontestabile.
La legge concede dunque una tutela dovuta, in sostanza, all’inattività altrui e impedisce opposizioni o contestazioni da parte dei titolari di marchi anteriori. In questo caso, che è molto più frequente di quanto si possa pensare, non si potrà fare nulla e bisognerà accettare l’esistenza di un marchio simile, con evidente rischio di confusione sul mercato, creando così un duplice danno: economico e di immagine.